Еще один аргумент, приведенный компанией Hershey в пользу неохраноспособности заявленного знака, - его функциональность.
Суть доктрины функциональности заключается в том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения с признаками, которые носят исключительно утилитарный или эстетический характер, то есть являются неотъемлемыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства или существенно влияют на стоимость или качество товара. Иными словами, товарному знаку, который выполняет более, чем только свою основную функцию идентификатора, то есть функцию помощи отличать товары/услуги одного производителя от аналогичных товаров/услуг другого, может быть отказано в предоставлении правовой охраны на основе доктрины функциональности.
Hershey утверждала, что изображение заявленного знака является результатом широкоиспользуемого, эффективного, менее затратного метода производства аналогичных батончиков. Суть метода заключается в послойной укладке ингредиентов - сначала укладывается слой нуги, который ровняется роликами, сверху на него заливается слой карамели, в который предварительно вмешиваются орехи или вдавливаются уже после раскатки слоя, затем получившиеся слои разрезаются на отдельные батончики и покрываются шоколадом. Иной метод укладки слоев в батончиках будет сложнее и дороже. Нуга, арахисовая паста или орехи укладываются нижним слоем, потому что карамель слишком мягкая и липкая и ее соприкосновение с рабочей поверхностью, на которой формуются батончики, только усложняет процесс производства, делая его менее эффективным. Расположение слоя карамели на устойчивый слой нуги ускоряет, упрощает и удешевляет метод производства. Соответственно, срез батончиков других производителей, которые также используют послойный метод и сходные ингредиенты, выглядит аналогично заявленному знаку бренда SNICKERS.
В возражении Hershey утверждала, что заявленный знак является описательным и функциональным, а значит, ему не может быть предоставлена правовая охрана, - заявленный знак представляет собой реалистичный срез батончика, более того, срез товара указывает на использование определенного метода, который применяется и другими производителями в целях более эффективного и менее затратного производства укладки слоев в батончиках и конфетах в следующем порядке - нуга, арахисовая паста, карамель и орехи, глазировка шоколадом.