26.05.2026
США: TTAB Отказал в Регистрации Товарного Знака Для Конфигурации Панкейка, Разрезанного на 8 Частей
Основное положение: Ключевые основания отказа: рекламные материалы самого заявителя подчёркивают удобство заявленной формы, а аналогичные панкейки, разделённые на 8 частей, широко используются на рынке.
31 марта 2026 года Комитет по рассмотрению споров и апелляций патентного ведомства США (далее - TTAB) вынес первое в этом году прецедентное решение, которым подтвердил отказ в регистрации товарного знака для формы и внешнего вида товара.
TTAB пришел к выводу, что наличие определенных функциональных преимуществ товара в сочетании с информацией, содержащейся в рекламных материалах заявителя, требует отказа в регистрации заявленного знака, чтобы «защищать конкурентов от невыгодного положения (не связанного с узнаваемостью или репутацией), которое иначе могло бы возникнуть из-за правовой охраны товарного знака, а именно — от их неспособности разумно воспроизвести важные характеристики продукта, не связанные с репутацией.» ("protect[] competitors against a disadvantage (unrelated to recognition or reputation) that trademark protection might otherwise impose, namely their inability reasonably to replicate important non-reputation-related product features.'" (quoting Qualitex, 514 U.S. at 169)).
Заявленный знак и позиция USPTO в отношении заявленного знака
Я напомню, что речь идет о товарном знаке, заявленном на регистрацию в ноябре 2021 года в патентное ведомство США (USPTO). Товарный знак состоит из объемной формы круглого панкейка, разрезанного на 8 частей треугольной формы. Знак заявлен для товаров 30 класса "блины".
TTAB пришел к выводу, что наличие определенных функциональных преимуществ товара в сочетании с информацией, содержащейся в рекламных материалах заявителя, требует отказа в регистрации заявленного знака, чтобы «защищать конкурентов от невыгодного положения (не связанного с узнаваемостью или репутацией), которое иначе могло бы возникнуть из-за правовой охраны товарного знака, а именно — от их неспособности разумно воспроизвести важные характеристики продукта, не связанные с репутацией.» ("protect[] competitors against a disadvantage (unrelated to recognition or reputation) that trademark protection might otherwise impose, namely their inability reasonably to replicate important non-reputation-related product features.'" (quoting Qualitex, 514 U.S. at 169)).
Заявленный знак и позиция USPTO в отношении заявленного знака
Я напомню, что речь идет о товарном знаке, заявленном на регистрацию в ноябре 2021 года в патентное ведомство США (USPTO). Товарный знак состоит из объемной формы круглого панкейка, разрезанного на 8 частей треугольной формы. Знак заявлен для товаров 30 класса "блины".
Заявленный на регистрацию товарный знак
Изначально эксперт вынес решение об отказе в регистрации заявленного знака по двум основаниям - отсутствие различительной способности (форма панкейка и способ его подачи являются обычными и стандартными) и функциональность заявленного знака (форма панкейка улучшает его потребительские свойства: делает панкейк более удобным для потребления).
Заявитель утверждал, что заявленный знак представляет собой необычную форму изделия и нестандартный способ его подачи, а значит, он обладает различительной способностью и ему может быть предоставлена правовая охрана.
Заявитель утверждал, что заявленный знак представляет собой необычную форму изделия и нестандартный способ его подачи, а значит, он обладает различительной способностью и ему может быть предоставлена правовая охрана.
Использование заявленного товарного знака
По поводу функциональности, аргументы заявителя сводились к тому, что деление блина на 8 частей не дает потребителям никакой пользы от такой сервировки, деление выполнено лишь только для того, чтобы запомниться потребителю нестандартной подачей.
После нескольких кругов переписки эксперт не снял отказ на основании функциональности заявленного знака. Более того, эксперт уточнил отказ на основании отсутствия различительной способности, добавив, что форма и внешний вид заявленного знака являются типовыми (Generic Product Design Configuration). Данное уточнение гораздо строже, чем стандартное "отсутствие различительной способности", поскольку никакие доказательства о приобретенной различительной способности знака здесь не помогут и такому знаку не может быть предоставлена правовая охрана.
31 марта 2025 года эксперт вынес окончательный отказ в регистрации заявленного знака. Заявитель подал апелляцию на решение об отказе в TTAB.
После нескольких кругов переписки эксперт не снял отказ на основании функциональности заявленного знака. Более того, эксперт уточнил отказ на основании отсутствия различительной способности, добавив, что форма и внешний вид заявленного знака являются типовыми (Generic Product Design Configuration). Данное уточнение гораздо строже, чем стандартное "отсутствие различительной способности", поскольку никакие доказательства о приобретенной различительной способности знака здесь не помогут и такому знаку не может быть предоставлена правовая охрана.
31 марта 2025 года эксперт вынес окончательный отказ в регистрации заявленного знака. Заявитель подал апелляцию на решение об отказе в TTAB.
Прецедентное решение TTAB
TTAB применил факторы Morton-Norwich (Morton-Norwich, 671 F.2d at 1340-41) для определения того, является ли заявленная конфигурация панкейка функциональной:
(1) наличие патента на полезную модель (utility patent), раскрывающего утилитарные преимущества дизайна;
(2) рекламные материалы, в которых автор дизайна подчёркивает утилитарные преимущества дизайна;
(3) наличие у конкурентов возможности использовать функционально эквивалентные дизайны; и
(4) факты, указывающие на то, что дизайн приводит к сравнительно простому или дешёвому способу изготовления продукта.
В своем решении TTAB пришел к выводу, что к заявленному знаку применимы 2 и 3 факторы.
Не требуется доказывать все четыре фактора в каждом деле, и не обязательно, чтобы все четыре фактора свидетельствовали в пользу функциональности для обоснования отказа в регистрации.
TTAB применил факторы Morton-Norwich (Morton-Norwich, 671 F.2d at 1340-41) для определения того, является ли заявленная конфигурация панкейка функциональной:
(1) наличие патента на полезную модель (utility patent), раскрывающего утилитарные преимущества дизайна;
(2) рекламные материалы, в которых автор дизайна подчёркивает утилитарные преимущества дизайна;
(3) наличие у конкурентов возможности использовать функционально эквивалентные дизайны; и
(4) факты, указывающие на то, что дизайн приводит к сравнительно простому или дешёвому способу изготовления продукта.
В своем решении TTAB пришел к выводу, что к заявленному знаку применимы 2 и 3 факторы.
Не требуется доказывать все четыре фактора в каждом деле, и не обязательно, чтобы все четыре фактора свидетельствовали в пользу функциональности для обоснования отказа в регистрации.
Рекламные материалы заявителя
В рекламных материалах заявителя акцент сделан на функциональных преимуществах формы товара: «удобна для совместного потребления», «удобна для потребления частями», «удобна для потребления на ходу», «удобна для макания в соусы». В ходе экспертизы заявитель также указывал, что заявленная конфигурация позволяет потреблять панкейк сидя, стоя или на ходу, не используя при этом дополнительных приборов.
Эксперт привёл 14 примеров интернет-страниц с информацией и фотографиями панкейков, разрезанных на равные части, при этом в большинстве случаев количество частей составляет восемь.
В одной из приведенных публикаций стороннего ресторана, специализирующегося на панкейках, указано, что метод разрезания панкейка на восемь треугольных сегментов кажется весьма удачным, особенно для совместного потребления.
В рекламных материалах заявителя акцент сделан на функциональных преимуществах формы товара: «удобна для совместного потребления», «удобна для потребления частями», «удобна для потребления на ходу», «удобна для макания в соусы». В ходе экспертизы заявитель также указывал, что заявленная конфигурация позволяет потреблять панкейк сидя, стоя или на ходу, не используя при этом дополнительных приборов.
Эксперт привёл 14 примеров интернет-страниц с информацией и фотографиями панкейков, разрезанных на равные части, при этом в большинстве случаев количество частей составляет восемь.
В одной из приведенных публикаций стороннего ресторана, специализирующегося на панкейках, указано, что метод разрезания панкейка на восемь треугольных сегментов кажется весьма удачным, особенно для совместного потребления.
TTAB обратил особое внимание на то, что в собственных материалах заявитель прямо подчёркивает функциональные преимущества конфигурации панкейка. Информация, представленная на дополнительных сайтах, подтверждает, что именно такая конфигурация повышает удобство потребления продукта. Утверждение заявителя о том, что заявленная форма никак не способствует более удобному потреблению панкейка, явно противоречит сведениям, содержащимся в его рекламных материалах.
Таким образом, TTAB пришёл к выводу, что заявленный знак соответствует второму фактору Morton-Norwich.
Таким образом, TTAB пришёл к выводу, что заявленный знак соответствует второму фактору Morton-Norwich.
Альтернативные дизайны
Заявитель ссылался на наличие большого количества альтернативных конфигураций панкейков и указывал, что продукт может подаваться различными способами. Разделение на восемь частей, по его мнению, является лишь одним из возможных вариантов. Обычно панкейки складывают стопкой или разрезают на 6 или 10 частей с последующим украшением фруктами, ягодами или иными топпингами.
Заявитель ссылался на наличие большого количества альтернативных конфигураций панкейков и указывал, что продукт может подаваться различными способами. Разделение на восемь частей, по его мнению, является лишь одним из возможных вариантов. Обычно панкейки складывают стопкой или разрезают на 6 или 10 частей с последующим украшением фруктами, ягодами или иными топпингами.
Данный довод не убедил TTAB в том, что заявленный знак нефункционален. Коллегия указала, что отличие лишь в количестве сегментов не придаёт конфигурации заявителя уникальности и не позволяет существенно отличить её от форм, используемых конкурентами. Панкейки, разделённые на 6 или 10 частей, обладают аналогичной функциональностью.
Эксперт представил многочисленные примеры изделий, форма и внешний вид которых весьма сходны с заявленным знаком, в том числе когда круглые изделия разделены на восемь частей. Таким образом, аналогичные и близкие по форме и внешнему виду съедобные изделия уже существуют на рынке и активно используются другими производителями.
Минимальные отличия заявленного знака от приведенных примеров не свидетельствуют о том, что такая форма способна выполнять функцию товарного знака. Разрезание круглой выпечки на равные треугольные сегменты является обычным, повседневным действием потребителя при употреблении данного вида продукта. Аналогичным образом традиционно разрезают пиццу, торты, пироги, киши и многие другие изделия.
На основании этих аргументов эксперта TTAB пришел к выводу, что предоставление одному лицу эксклюзивного права на использование одной из характеристик товара поставило бы других участников в существенно невыгодное положение.
Эксперт представил многочисленные примеры изделий, форма и внешний вид которых весьма сходны с заявленным знаком, в том числе когда круглые изделия разделены на восемь частей. Таким образом, аналогичные и близкие по форме и внешнему виду съедобные изделия уже существуют на рынке и активно используются другими производителями.
Минимальные отличия заявленного знака от приведенных примеров не свидетельствуют о том, что такая форма способна выполнять функцию товарного знака. Разрезание круглой выпечки на равные треугольные сегменты является обычным, повседневным действием потребителя при употреблении данного вида продукта. Аналогичным образом традиционно разрезают пиццу, торты, пироги, киши и многие другие изделия.
На основании этих аргументов эксперта TTAB пришел к выводу, что предоставление одному лицу эксклюзивного права на использование одной из характеристик товара поставило бы других участников в существенно невыгодное положение.
Дополнительный аргумент в пользу функциональности заявленного знака
Еще один дополнительный аргумент заявителя был рассмотрен в рамках апелляции. Заявитель ссылается на то, что в составе знака отображена текстура панкейка. Однако TTAB, изучив большое количество фотографий панкейков, представленных в материалах дела, установила, что заявляемая текстура является обычной текстурой, которая естественным образом возникает в процессе приготовления панкейков. По сути, она представляет собой побочный эффект производственного процесса. В связи с этим TTAB признал признак текстуры функциональным.
Вывод TTAB
На основании всех приведённых аргументов и доказательств, которые были рассмотрены в совокупности с факторами Morton-Norwich, TTAB пришел к выводу, что заявленный знак в целом является функциональным в отношении заявленного товара.
Собственные маркетинговые материалы и заявления заявителя подчёркивают утилитарные преимущества дизайна продукта, а именно: более удобную подачу, разделение, употребление и транспортировку панкейка. Доказательства показывают, что дизайн продукта, воплощённый в заявленном знаке, является одним из очень немногих дизайнов, которые могут обеспечить эти преимущества.
Иными словами, разрезание панкейков, особенно крупных, на восемь равных частей даёт определённые утилитарные преимущества, которые невозможно достичь с помощью большинства других возможных дизайнов.
TTAB подтвердил отказ в регистрации заявленного знака заявителя согласно разделу 23© Lanham Act (Закон о товарных знаках) на том основании, что он представляет собой функциональную конфигурацию в отношении заявленного товара.
Еще один дополнительный аргумент заявителя был рассмотрен в рамках апелляции. Заявитель ссылается на то, что в составе знака отображена текстура панкейка. Однако TTAB, изучив большое количество фотографий панкейков, представленных в материалах дела, установила, что заявляемая текстура является обычной текстурой, которая естественным образом возникает в процессе приготовления панкейков. По сути, она представляет собой побочный эффект производственного процесса. В связи с этим TTAB признал признак текстуры функциональным.
Вывод TTAB
На основании всех приведённых аргументов и доказательств, которые были рассмотрены в совокупности с факторами Morton-Norwich, TTAB пришел к выводу, что заявленный знак в целом является функциональным в отношении заявленного товара.
Собственные маркетинговые материалы и заявления заявителя подчёркивают утилитарные преимущества дизайна продукта, а именно: более удобную подачу, разделение, употребление и транспортировку панкейка. Доказательства показывают, что дизайн продукта, воплощённый в заявленном знаке, является одним из очень немногих дизайнов, которые могут обеспечить эти преимущества.
Иными словами, разрезание панкейков, особенно крупных, на восемь равных частей даёт определённые утилитарные преимущества, которые невозможно достичь с помощью большинства других возможных дизайнов.
TTAB подтвердил отказ в регистрации заявленного знака заявителя согласно разделу 23© Lanham Act (Закон о товарных знаках) на том основании, что он представляет собой функциональную конфигурацию в отношении заявленного товара.
