14.09.2023
США: Конфета в Виде Дольки Арбуза с Арбузным Вкусом Не Может Охраняться Товарным Знаком
Основное положение: США: Если комбинация цвета и формы товара помогает определить вкус этого товара, товарный знак для формы товара с указанием цвета будет признан функциональным, а значит ему не может быть предоставлена правовая охрана.
7 сентября 2023 года Апелляционный Суд США Третьего Округа (the U.S. Court of Appeals for the Third Circuit) вынес важное решение в споре между производителями жевательных конфет - PIM Brands и Haribo. При принятии решения суды руководствовались доктриной функциональности товарных знаков. Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об аннулировании регистрации товарного знака для конфеты в виде дольки с полосами зеленого, белого и красного цвета, поскольку внешний вид товарного знака указывает на арбузный вкус конфеты. Решение апелляционной инстанции является прецедентом, то есть теперь данное судебное дело будет использоваться судами при вынесении решений в будущем по делам со схожими обстоятельствами.
Суть доктрины функциональности заключается в том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения с признаками, которые носят исключительно утилитарный или эстетический характер, то есть являются неотъемлемыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства или существенно влияют на стоимость или качество товара. Иными словами, товарному знаку, который выполняет более, чем только свою основную функцию идентификатора, то есть функцию помощи отличать товары/услуги одного производителя от аналогичных товаров/услуг другого, может быть отказано в предоставлении правовой охраны на основе доктрины функциональности.
Компания PIM Brands выпускает жевательные конфеты в форме долек "Sour Jacks Wedges" с начала 2000х гг. Конфеты выглядят не только как дольки арбуза, но и имеют арбузный вкус. Цвет конфет повторяет цвет натуральных долек арбуза: основание конфеты выполнено в виде зеленой корочки, далее идет тонкая прослойка белого цвета и основная часть конфеты выполнена красным цветом.
Суть доктрины функциональности заключается в том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения с признаками, которые носят исключительно утилитарный или эстетический характер, то есть являются неотъемлемыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства или существенно влияют на стоимость или качество товара. Иными словами, товарному знаку, который выполняет более, чем только свою основную функцию идентификатора, то есть функцию помощи отличать товары/услуги одного производителя от аналогичных товаров/услуг другого, может быть отказано в предоставлении правовой охраны на основе доктрины функциональности.
Компания PIM Brands выпускает жевательные конфеты в форме долек "Sour Jacks Wedges" с начала 2000х гг. Конфеты выглядят не только как дольки арбуза, но и имеют арбузный вкус. Цвет конфет повторяет цвет натуральных долек арбуза: основание конфеты выполнено в виде зеленой корочки, далее идет тонкая прослойка белого цвета и основная часть конфеты выполнена красным цветом.
Конфеты истца
29 апреля 2015 года PIM Brands подала заявку на регистрацию дольки в качестве товарного знака. Знак был заявлен для товара 30 класса "конфеты". Изначально патентное ведомство США (USPTO) отказало в регистрации и потребовало от заявителя добавить цвет товарного знака. PIM Brands выполнила эти требования, и товарный знак был зарегистрирован для "формы конфеты в виде дольки с верхней частью зеленого цвета c вкраплениями белого цвета, за которой идет более узкая часть белого цвета, а далее - еще более узкая часть красного цвета с белыми вкраплениями". 30 августа 2016 года товарный знак № 5,029,701 был зарегистрирован в США. Некоторое время спустя компания расширила свою линейку конфет другими вкусами. Каждый новый вкус конфеты сопровождался изменениями в цвете, например, желтый цвет использовался для конфеты со вкусом лимона. Но форма конфеты в виде дольки оставалась неизменной.
Товарный знак для конфеты в виде дольки арбуза
Компания Haribo - производитель конфет, которая производит жевательную конфету в виде дольки арбуза с использованием красного, зеленого и белого цветов. Haribo заявила, что форма и цвет ее конфеты специально созданы для ассоциация с вкусом - вкусом арбуза.
Конфеты ответчика
PIM Brands посчитала, что Haribo скопировала дизайн конфеты и в июне 2019 года подала иск о нарушении исключительного права на вышеуказанный товарный знак. В ответ Haribo заявила, что товарный знак истца имеет функциональный характер и не может пользоваться правовой охраной, соответственно, товарный знак отца должен быть аннулирован. Поскольку истец является правообладателем действующего товарного знака, бремя доказывания функциональности ложится на ответчика.
Суд первой инстанции вынес решение в пользу Haribo, согласившись, что комбинация цветов и формы помогает потребителям определять арбузный вкус конфеты, соотвественно товарный знак истца должен быть аннулирован. PIM Brands подала апелляцию, в которой согласилась, что цвет конфеты является функциональным, поскольку указывает на вкус, но заявила, что сама по себе форма конфеты без цвета не является функциональной, а является идентификатором бренда. Соответственно, комбинация формы конфеты и цвета не является функциональной.
Суд апелляционной инстанции напомнил, что форма товара, которая имеет практическую пользу или ценность, а не только идентифицирует бренд, является функциональной и не может охраняться товарным знаком. "Даже если форма товара одновременно указывает на бренд и делает товар лучше, она является функциональной и не подлежит правовой охране товарным знаком", - к такому выводу в 2021 году пришел суд в деле Ezaki Glico v. Lotte International America. Суть дела заключалась в следующем. Gliko являлась правообладателем товарного знака на печенье в форме палочки, частично покрытой шоколадом, c 1989 года. Lotte начала производить печенье аналогичной формы и внешнего вида гораздо позже. Gliko подала в суд на Lotte, обвинив компанию в нарушении права на товарный знак и в недобросовестной конкуренции. Суд пришел к выводу, что форма печенья истца носит функциональный характер и не может охраняться товарным знаком - часть печенья без шоколада позволяет есть печенье, не испачкав руки шоколадом, форма печенья в виде палочки удобна, чтобы держать, есть печенье и угощать других. Соответственно, суд запретил Gliko препятствовать использованию данных функциональных свойств товара своему конкуренту - компании Lotte. 4 ноября 2022 года товарный знак на имя компании Gliko был аннулирован.
Суд первой инстанции вынес решение в пользу Haribo, согласившись, что комбинация цветов и формы помогает потребителям определять арбузный вкус конфеты, соотвественно товарный знак истца должен быть аннулирован. PIM Brands подала апелляцию, в которой согласилась, что цвет конфеты является функциональным, поскольку указывает на вкус, но заявила, что сама по себе форма конфеты без цвета не является функциональной, а является идентификатором бренда. Соответственно, комбинация формы конфеты и цвета не является функциональной.
Суд апелляционной инстанции напомнил, что форма товара, которая имеет практическую пользу или ценность, а не только идентифицирует бренд, является функциональной и не может охраняться товарным знаком. "Даже если форма товара одновременно указывает на бренд и делает товар лучше, она является функциональной и не подлежит правовой охране товарным знаком", - к такому выводу в 2021 году пришел суд в деле Ezaki Glico v. Lotte International America. Суть дела заключалась в следующем. Gliko являлась правообладателем товарного знака на печенье в форме палочки, частично покрытой шоколадом, c 1989 года. Lotte начала производить печенье аналогичной формы и внешнего вида гораздо позже. Gliko подала в суд на Lotte, обвинив компанию в нарушении права на товарный знак и в недобросовестной конкуренции. Суд пришел к выводу, что форма печенья истца носит функциональный характер и не может охраняться товарным знаком - часть печенья без шоколада позволяет есть печенье, не испачкав руки шоколадом, форма печенья в виде палочки удобна, чтобы держать, есть печенье и угощать других. Соответственно, суд запретил Gliko препятствовать использованию данных функциональных свойств товара своему конкуренту - компании Lotte. 4 ноября 2022 года товарный знак на имя компании Gliko был аннулирован.
PIM Brands возразила, что в соотвествии с делом Ezaki Gliko, суд обязан анализировать каждую характеристику товара отдельно для определения, носит она функциональный характер или нет. Суд ответил, что в деле Ezaki Gliko суд рассматривал каждую характеристику отдельно, а не в комбинации, поскольку анализируемые характеристики товара выполняли разные функции: форма печенья в виде палочки способствует более удобной упаковке товара, а частичное покрытие печенья шоколадом позволяет потреблять печенье, не испачкав руки. В данном же споре различные характеристики товара выполняют одну функцию - они помогают определить вкус конфеты. В таком случае суд посчитал уместным рассматривать характеристики товара, выполняющие одинаковую функцию, в комбинации, то есть без разделения. При этом суд сослался на Закон о товарных знаках США (Lanham Act), согласно которому форма товара признается функциональной, если она выполняет определенную функцию и каждая отдельная характеристика товара также служит для выполнения данной функции.
Далее суд приступил к сравнению конфеты PIM Brands и свежих натуральных долек арбуза, придя к выводу, что форма, цвет, а также направление обоих товаров, являются одинаковыми.
Далее суд приступил к сравнению конфеты PIM Brands и свежих натуральных долек арбуза, придя к выводу, что форма, цвет, а также направление обоих товаров, являются одинаковыми.
PIM Brands настаивали на существующей разнице - в конфете отсутствуют черные семена и зеленая часть шире, но суд настоял на том, что конфета не должна в точности повторять оригинальный продукт, достаточно того, что она вызывает ассоциацию с арбузом. Таким образом, суд пришел к выводу, что, если бы конфета имела другую форму, например, форму длинной ленты, но была бы с той же цветовой гаммой, функциональная характеристика товара, указывающая на вкус арбуза, сразу же теряла бы смысл, ассоциации формы конфеты со вкусом арбуза не возникало бы. Соответсвенно, форма конфеты в виде дольки без всяких сомнений указывает на вкус конфеты.
Товарный знак США № 5,029,701 аннулирован.
Товарный знак США № 5,029,701 аннулирован.
