HENNESSY v. HENNY: Идея Подражать Известному Бренду Не Может Быть Удачной

Зарегистрированный товарный знак, безусловно, является важнейшим инструментом охраны и защиты права на бренд. Но правообладателям также важно знать и помнить, что при определенных обстоятельствах право на товарный знак может быть потеряно.

Во-первых, неиспользование зарегистрированного товарного знака. В разных юрисдикциях процедура прекращения действия товарного знака из-за его неиспользования может быть разной, но законодатели разных стран едины в том, что правообладатель не может бесконечно долго распространять свое право на товарный знак, которым не пользуется, создавая тем самым трудности и препятствия другим бизнесменам.

Другая причина прекращения действия товарного знака - желание владельца знака хоть немного, но быть похожим на другой бренд. В товарных знаках эта причина известна как тождество или сходство до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком. Явное сходство с другим охраняемым брендом обычно становится препятствием к регистрации. В иных случаях, когда не очень явные, завуалированные сходства успешно проходят этап экспертизы, знаки могут быть зарегистрированы. Но, несмотря на получение правовой охраны, право на такой знак можно потерять. У владельцев "взятых за основу" товарных знаков есть способ защитить свой бренд - предоставление правовой охраны можно оспорить.

Недавно с такой ситуацией разбирался известный французский производитель конька, владелец бренда HENNESSY.

В конце прошлого года TTAB (Комитет по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков патентного ведомства США) рассматривал заявление компании Moët Hennesy об аннулировании товарного знака K-STOKES HENNESSY. Деятельность правообладателя этого знака уже некоторое время привлекала внимание Moët Hennessy. Дело в том, что в 2005 году от имени этого же правообладателя был заявлен знак HENNESSY BARBEQUE SAUCE, в 2008 году - K-STOKES HENNESSY BBQ SAUCE. Эти знаки не были зарегистрированы из-за отсутствия ответов заявителя на запросы ведомства. Но, несмотря на отсутствие регистраций, правообладатель использовал знак K-STOKES HENNESSY BBQ SAUCE. Об этом стало известно Moët Hennessy в 2016 году, после чего бизнесмену было направлено требование прекратить нарушение права на товарные знаки HENNESSY. Бизнесмен перестал выпускать соусы под данным обозначением. Но в 2018 году подал заявку на регистрацию товарного знака K-STOKES HENNY, который успешно был зарегистрирован. Moët Hennessy предлагала бизнесмену добровольно отказаться от правовой охраны знака. Бизнесмен не ответил. Moët Hennessy оспорила правовую охрану знака.

Итак, американское подразделение знаменитого производителя элитного алкоголя Moët Hennessy направило в TTAB заявление об аннулировании товарного знака K-STOKES HENNY, зарегистрированного в США 27 февраля 2018 года для товаров 30 класса, в том числе для соуса барбекю, соуса для куриных крыльев, соуса чили, соуса для пасты и др. видов соусов.

Основанием для прекращения правовой охраны Moët Hennessy указала сходство до степени смешения спорного знака с серией товарных знаков HENNESSY:

• словесный товарный знак HENNESSY для коньяка, зарегистрированный в 1969 году;
• словесный товарный знак HENNESSY для одежды, зарегистрированный в 2012 году;
• комбинированный товарный знак HENNESSY BLACK для алкогольных напитков, за исключением пива, зарегистрированный в 2010 году;
• товарный знак HENNESSY PRIVILEGE для коньяка, зарегистрированный в 2000 году;
• товарный знак RICHARD HENNESSY для коньяка, зарегистрированный в 1998 году;
• комбинированный товарный знак HENNESSY MASTER BLENDER'S для алкогольных напитков, за исключением пива; готовых алкогольных коктейлей, зарегистрированный в 2020 году.

Moët Hennessy сообщила, что известный термин "HENNY" часто используется для сокращенного названия напитков бренда HENNESSY, в том числе коньяка HENNESSY. Такое сокращение часто встречается в СМИ, в словах популярных песен, потребители бренда тоже часто используют данный термин в отношении коньяка HENNESSY. То есть оба термина являются синонимами и взаимозаменяют друг друга.

В дополнение Moët Hennessy указала еще 2 основания для аннулирования регистрации, касающиеся неиспользования знака:

• заявка на регистрацию спорного знака K-STOKES HENNY недействительна с момента ее подачи, так как правообладатель никогда не использовал товарный знак в коммерческой деятельности во время или до подачи заявки, хотя заявка была подана на основании продолжительного использования знака в торговле США;
• правообладатель спорного знака знал, что знак не используется, но подал две декларации об использовании знака (первую в момент подачи заявки, вторую - позже), которые являются ложными, тем самым введя патентное ведомство США в заблуждение.

Сходство до степени смешения

TTAB принял решение сначала рассмотреть вопрос о сходстве знаков на основании только товарного знака HENNESSY для коньяка, поскольку визуально он больше всего сходен со спорным знаком. В случае установления сходства со знаком HENNESSY, рассматривать вопрос о сходстве с другими знаками не будет иметь смысла.

При определении сходства знаков обязательно выясняется приоритет товарных знаков, то есть вопрос о первенстве знаков, который устанавливается по дате подачи заявки. Заявка на регистрацию товарного знака HENNESSY была подана 13 мая 1968 года, то есть ранее, чем заявка на товарный знак K-STOKES HENNY.

TTAB принял во внимание предоставленные вместе с заявлением доказательства об известности товарного знака HENNESSY (информация об объемах продаж и рекламе) и согласился, что знак обладает сильной различительной способностью, поскольку находится в основном реестре (в США есть еще и дополнительный реестр знаков, в котором размещаются знаки, не обладающие различительной способностью, но правообладатели которых намереваются ее доказать через интенсивное и длительное использование знаков) без требований доказать приобретенную различительную способность. На рынке США знак присутствует более 100 лет, бренд HENNESSY принадлежит мировому лидеру производства коньяка, под брендом HENNESSY производится почти половина от всей доли конька, производимого в мире. Товары, маркированные знаком HENNESSY, продаются во всех штатах через онлайн и розничные магазины, в ресторанах, барах и отелях. Товарный знак HENNESSY постоянно появляется в рекламе журналов, газет, на ТВ и в социальных сетях, на дегустациях напитков и т.д. Таким образом, TTAB подтвердил, что товарный знак HENNESSY хорошо узнаваем на рынке, обладает сильной различительной способностью и хорошо известен потребителям.

Что касается товаров, Moët Hennessy настаивала на сходстве товаров: спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товара "соус барбекю", который может содержать алкоголь, а товарный знак HENNESSY зарегистрирован для коньяка. Предыдущие заявленные знаки правообладателя спорного знака имели в своем составе слово HENNESSY и заявлялись для соуса барбекю. Более того, правообладатель спорного знака подтвердил, что ранее он использовал коньяк HENNESSY в составе соуса барбекю и намеревался предложить сотрудничество Moët Hennessy. Moët Hennessy привела примеры продуктов, в составе которых используется алкоголь, как “Kahlua Gourmet Ground Coffee,” “Jack Daniel’s Pecans” и др. Также есть примеры, когда производители алкоголя производят еще и соусы для еды, в составе которых используется производимый ими же алкоголь, например, производитель виски Jack Daniel's производит соус барбекю, используя свой виски Tennessee Whiskey. То есть практика использования элитного алкоголя в составе других продуктов не является новой. TTAB согласился, что в данном случае товары "коньяк" и "соус барбекю" являются сходными и взаимодополняемыми, потребители действительно могут ошибочно думать, что оба товара производятся одним производителем - брендом HENNESSY.

TTAB сделал вывод, что производитель соусов, выбрав знак, в состав которого входит словесный элемент HENNY, сходный со знаком HENNESSY, намеревается таким образом привлечь внимание к своему продукту потребителей бренда HENNESSY. В ходе слушания дела сам производитель соусов предположил, что поклонники коньяка HENNESSY с большой вероятностью захотят приобрести его соус барбекю, маркированный знаком K-STOKES HENNY.

По мнению Moët Hennessy, спорный знак в целом создает впечатление сходства с брендом HENNESSY, поскольку в своем составе содержит слово HENNY - сокращенное название коньяка HENNESSY. Как утверждает производитель коньяка, для большинства потребителей слова HENNESSY и HENNY являются синонимами. Слово HENNY часто употребляется в популярных песнях. Moët Hennessy использует слово HENNY для названий коктейлей, как, например, "HennyGinger Cocktail". Интересно, что правообладатель спорного знака не отрицал, что HENNY - это сокращенное название коньяка HENNESSY. Более того, он утверждал, что он лично создал слово HENNY в 80х гг. Такие аргументы убедили ТТАВ, что слова HENNY и HENNESSY имеют одинаковый смысл, а значит - используя в знаке словесный элемент HENNY, правообладатель спорного знака имеет ввиду коньяк HENNESSY и рассчитывает на то, что это понимают потребители.

Что касается визуального и фонетического сходства знаков, сходство знаков по этим признакам также было установлено.

В итоге, TTAB пришел к выводу, что визуально, фонетически и по смыслу знаки являются очень сходными. С большой вероятностью потребители могут думать, что товары, маркированные этими знаками, производятся одним и тем же производителем. Заявляя ранее на регистрацию товарные знаки с элементом HENNESSY, а затем зарегистрировав товарный знак с элементом HENNY, смысл которого идентичен сокращенному названию бренда HENNESSY, правообладатель спорного знака стремился иметь сходство и вызывать у потребителей ассоциацию с известным брендом HENNESSY. Все эти факты указывают на то, что знаки являются сходными до степени смешения.

Неиспользование Спорного Знака

Требование о прекращении правовой охраны вследствие неиспользования товарного знака Moët Hennessy объяснила тем, что заявитель не использовал знак K-STOKES HENNY в отношении заявленных товаров до или на момент подачи заявки, хотя в заявке указал обратное, то есть данное заявление было ложным. Производитель соусов подтвердил, что в торговой деятельности знак не использовался, на момент подачи заявки проводились только дегустации соусов, запуск производства планируется на следующий год. Также он объяснил, что предоставленные вместе с заявкой образцы использования товарного знака являются дизайнерскими макетами и в реальной жизни не существуют. На момент рассмотрения данного спора соусы, маркированные товарным знаком K-STOKES HENNY, так и не были представлены на рынке.

Таким образом, спорный товарный знак никогда не использовался правообладателем. Заявление об использовании было ложным. TTAB пришел к выводу, что знак является недействительным с даты подачи заявки на регистрацию.

Правовая охрана товарного знака K-STOKES HENNY прекращена.

Подражание другим брендам, особенно известным, использование их репутации и желание привлечь внимание их потребителей расценивается в товарных знаках как введение в заблуждение. Российское законодательство (ст.1512 ГК РФ) тоже предоставляет возможность владельцам ранее зарегистрированных товарных знаков оспорить предоставление правовой охраны сходным или тождественным товарным знакам в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Лучше всего никому не подражать, а создавать свой уникальный и оригинальный бренд, который действительно отличается от всех остальных брендов и хорошо запоминается потребителям, а значит обладает различительной способностью. И чем сильнее различительная способность знака, тем надежнее будет его защита и тем больше возможностей для развития. Также важно не забывать использовать зарегистрированный знак и вовремя оплачивать государственную пошлину за продление срока действия товарного знака. Следуйте этим требованиям, и вы не только не потеряете право на товарный знак, но и ваш знак сможет действовать бессрочно.