Эксперт ведомства отказал в регистрации по причине отсутствия у заявленного знака различительной способности, ссылаясь на то, что в Интернете можно найти много доказательств производства другими кондитерскими капкейков с аналогичными шапочками, соответственно, вряд ли потребители будут воспринимать капкейк с шапочкой, форма которой заявлена на регистрацию в качестве товарного знака, как результат деятельности кондитерской Magnolia Bakery. Иными словами, по мнению эксперта, вряд ли возможно установить связь между формой шапочки и кондитерской Magnolia Bakery среди огромного количества аналогичных капкейков других производителей.
Законодательство о товарных знаках США устанавливает, что товарные знаки, состоящие из формы товара, не обладают различительной способностью, а значит не могут выполнять функцию товарного знака.
Различительная способность товарного знака - важное условие для его регистрации, которое заключается в непохожести и оригинальности обозначения по сравнению с другими обозначениями, которые используются на рынке в отношении аналогичных товаров, способность знака выполнять функцию идентификатора своего источника происхождения (производителя).
Тем не менее, если заявитель сможет доказать, что обозначение, состоящее из формы товара, приобрело различительную способность в ходе его использования, то есть потребители могут ассоциировать обозначение с источником его происхождения (производителем), такому обозначению может быть предоставлена правовая охрана.