Между ООО «Тагильское пиво» (правообладатель, лицензиар) и ИП (лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права на использование комбинированных товарных знаков № 814952 и № 814953 в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Роспатент направил ООО «Тагильское пиво» уведомление, в котором сообщалось, что
"согласно п. 3 ст. 1489 ГК РФ предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание. Товарные знаки № 814952 и № 814953 включают в качестве неохраняемого элемента словосочетание «Тагильское пиво». Согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана географическому указанию «Тагильское пиво» (№294) в отношении товара «пиво»."
По мнению Роспатента, поскольку лицо, которому предоставляется право использования указанных товарных знаков по договору (ИП), не является обладателем исключительного права на географическое указание №294, использование им сходных с географическим указанием товарных знаков не допускается. Регистрация договора может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. На этом основании Роспатент отказал в регистрации лицензионного договора.
В ответ на уведомление ООО «Тагильское пиво» откорректировало услуги, в отношении которых предоставляется право использования товарных знаков по договору, ограничив предоставляемое право использования до следующих услуг:
«услуги магазинов по розничной продаже товаров «пиво», правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем географического указания № 294 ООО «Тагильское пиво».
Роспатент не принял уточнение.
ООО «Тагильское пиво» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Роспатенту о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования вышеуказанных знаков по лицензионному договору. В исковом заявлении истец заявил следующее.
В уведомлении об отказе Роспатент установил, но не объяснил, каким образом предоставление ИП исключительного права на товарные знаки по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.
Положение п.3 ст. 1489 ГК РФ может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географического указания. Товарные знаки ООО «Тагильское пиво» зарегистрированы до появления исключительного права на географическое указание «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО». Цель регистрации указанных товарных знаков - расширение каналов сбыта продукции ООО «Тагильское пиво» посредством создания сети специализированных розничных магазинов.
ИП действительно не обладает исключительным правом на географическое указание «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО», так как не является производителем товара «пиво». Согласно выписке из ЕГРИП основным видом деятельности ИП является «торговля розничная пивом в специализированных магазинах». Истец утверждал, что
"у потребителей, при оказании лицензиатом услуг по розничной продаже пива, введенного в гражданский оборот самим производителем ООО «Тагильское пиво», не может создаться искаженное представление относительно места происхождения товара или характеристик товара. Завод по производству пива ООО «Тагильское пиво» известен каждому в городе Нижний Тагил, где расположены фирменные магазины ИП. Магазины ИП позиционируют себя на рынке как фирменные магазины производителя пива ООО «Тагильское пиво». Потребитель однозначно понимает, что в фирменном магазине «Тагильское пиво» лицензтата он приобретает продукцию, произведенную ООО «Тагильское пиво»".
Суд признал отказ Роспатентна в регистрации лицензионного договора незаконным и обязал Роспатент зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков.
Кассационная инстанция оставила решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменений.
Дело № А40-229948/2023, Постановление СИП от 25.04.2025
Роспатент направил ООО «Тагильское пиво» уведомление, в котором сообщалось, что
"согласно п. 3 ст. 1489 ГК РФ предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание. Товарные знаки № 814952 и № 814953 включают в качестве неохраняемого элемента словосочетание «Тагильское пиво». Согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана географическому указанию «Тагильское пиво» (№294) в отношении товара «пиво»."
По мнению Роспатента, поскольку лицо, которому предоставляется право использования указанных товарных знаков по договору (ИП), не является обладателем исключительного права на географическое указание №294, использование им сходных с географическим указанием товарных знаков не допускается. Регистрация договора может стать причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. На этом основании Роспатент отказал в регистрации лицензионного договора.
В ответ на уведомление ООО «Тагильское пиво» откорректировало услуги, в отношении которых предоставляется право использования товарных знаков по договору, ограничив предоставляемое право использования до следующих услуг:
«услуги магазинов по розничной продаже товаров «пиво», правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем географического указания № 294 ООО «Тагильское пиво».
Роспатент не принял уточнение.
ООО «Тагильское пиво» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Роспатенту о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования вышеуказанных знаков по лицензионному договору. В исковом заявлении истец заявил следующее.
В уведомлении об отказе Роспатент установил, но не объяснил, каким образом предоставление ИП исключительного права на товарные знаки по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.
Положение п.3 ст. 1489 ГК РФ может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географического указания. Товарные знаки ООО «Тагильское пиво» зарегистрированы до появления исключительного права на географическое указание «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО». Цель регистрации указанных товарных знаков - расширение каналов сбыта продукции ООО «Тагильское пиво» посредством создания сети специализированных розничных магазинов.
ИП действительно не обладает исключительным правом на географическое указание «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО», так как не является производителем товара «пиво». Согласно выписке из ЕГРИП основным видом деятельности ИП является «торговля розничная пивом в специализированных магазинах». Истец утверждал, что
"у потребителей, при оказании лицензиатом услуг по розничной продаже пива, введенного в гражданский оборот самим производителем ООО «Тагильское пиво», не может создаться искаженное представление относительно места происхождения товара или характеристик товара. Завод по производству пива ООО «Тагильское пиво» известен каждому в городе Нижний Тагил, где расположены фирменные магазины ИП. Магазины ИП позиционируют себя на рынке как фирменные магазины производителя пива ООО «Тагильское пиво». Потребитель однозначно понимает, что в фирменном магазине «Тагильское пиво» лицензтата он приобретает продукцию, произведенную ООО «Тагильское пиво»".
Суд признал отказ Роспатентна в регистрации лицензионного договора незаконным и обязал Роспатент зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков.
Кассационная инстанция оставила решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменений.
Дело № А40-229948/2023, Постановление СИП от 25.04.2025
