09.09.2026
Реалистическое Изображение Продукта как Товарный Знак: Опыт USPTO и Роспатента на Примере SNICKERS
Основное положение: Реалистические изображения продукта в практике как USPTO, так и Роспатента, как правило, не обладают различительной способностью и рассматриваются как описательные обозначения самого товара. В обеих правовых системах такие обозначения изначально не подлежат регистрации. При этом абсолютные основания для отказа могут быть преодолены при доказанности приобретённой различительной способности. В США дополнительно действует самостоятельная и достаточно жёсткая доктрина функциональности, которая способна ограничить или исключить охрану даже при наличии доказанной различительной способности. В российском праве аналогичные ограничения «растворены» внутри абсолютных оснований (прежде всего пп. 3 и 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ) и применяются менее жёстко.
На современном рынке потребительских товаров визуализация продукта играет ключевую роль в привлечении покупателя. Стремясь закрепить за собой устойчивый визуальный образ, производители нередко пытаются зарегистрировать в качестве товарных знаков реалистические изображения самих товаров — точные фотографии, фотореалистичные и объемно-пространственные репрезентации или изображения продукта в разрезе. Однако патентные ведомства часто квалифицируют такие обозначения как не обладающие различительной способностью, поскольку они воспринимаются потребителем как демонстрация самого товара, а не как указание на его производителя (источник происхождения).
Здесь возникает классический конфликт интересов. С одной стороны, реалистическое изображение товара описывает вид, форму или свойство товара, и предоставление на него исключительного права ограничивает возможности конкурентов свободно демонстрировать аналогичную продукцию. С другой стороны, при длительном и интенсивном использовании такое изображение может приобрести различительную способность (acquired distinctiveness) и устойчиво ассоциироваться у потребителей с конкретным производителем, защищая его инвестиции в формирование узнаваемости.
Настоящая статья посвящена сравнительно-правовому анализу подходов Роспатента и Ведомства по патентам и товарным знакам США (далее - USPTO) к предоставлению правовой охраны реалистическим изображениям товаров на примере товарных знаков бренда SNICKERS. В статье рассматривается, при каких условиях такое обозначение преодолевает абсолютные основания для отказа в регистрации и получает правовую охрану в двух различных правовых системах.
Кейс SNICKERS: регистрация изображения поперечного среза в USPTO
Одним из наиболее показательных примеров успешной регистрации реалистического изображения товара является товарный знак, представляющий собой поперечный срез батончика SNICKERS. Это изображение, многократно использовавшееся в рекламе и ставшее одним из ключевых визуальных элементов бренда, компания Mars смогла зарегистрировать в США. Однако путь к охране оказался сложным и наглядно продемонстрировал границу между простым изображением товара и охраняемым средством индивидуализации.
Стадия экспертизы заявленного знака
В октябре 2011 года компания Mars подала в USPTO заявку на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса ("кондитерские изделия, а именно: конфеты"). Описание знака было сформулировано следующим образом:
Здесь возникает классический конфликт интересов. С одной стороны, реалистическое изображение товара описывает вид, форму или свойство товара, и предоставление на него исключительного права ограничивает возможности конкурентов свободно демонстрировать аналогичную продукцию. С другой стороны, при длительном и интенсивном использовании такое изображение может приобрести различительную способность (acquired distinctiveness) и устойчиво ассоциироваться у потребителей с конкретным производителем, защищая его инвестиции в формирование узнаваемости.
Настоящая статья посвящена сравнительно-правовому анализу подходов Роспатента и Ведомства по патентам и товарным знакам США (далее - USPTO) к предоставлению правовой охраны реалистическим изображениям товаров на примере товарных знаков бренда SNICKERS. В статье рассматривается, при каких условиях такое обозначение преодолевает абсолютные основания для отказа в регистрации и получает правовую охрану в двух различных правовых системах.
Кейс SNICKERS: регистрация изображения поперечного среза в USPTO
Одним из наиболее показательных примеров успешной регистрации реалистического изображения товара является товарный знак, представляющий собой поперечный срез батончика SNICKERS. Это изображение, многократно использовавшееся в рекламе и ставшее одним из ключевых визуальных элементов бренда, компания Mars смогла зарегистрировать в США. Однако путь к охране оказался сложным и наглядно продемонстрировал границу между простым изображением товара и охраняемым средством индивидуализации.
Стадия экспертизы заявленного знака
В октябре 2011 года компания Mars подала в USPTO заявку на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса ("кондитерские изделия, а именно: конфеты"). Описание знака было сформулировано следующим образом:
The mark consists of a cross-section of a candy bar showing layers within the candy, namely, a middle light brown layer containing several tan-colored peanut shapes and a bottom tan layer, all surrounded by a brown layer.
Русский перевод:
"Товарный знак представляет собой изображение батончика в разрезе, демонстрирующее его внутренние слои, а именно: средний светло-коричневый слой, содержащий несколько элементов светло-желтого цвета в форме арахиса, и нижний слой песочного цвета, которые со всех сторон окружены внешним слоем коричневого цвета".
"Товарный знак представляет собой изображение батончика в разрезе, демонстрирующее его внутренние слои, а именно: средний светло-коричневый слой, содержащий несколько элементов светло-желтого цвета в форме арахиса, и нижний слой песочного цвета, которые со всех сторон окружены внешним слоем коричневого цвета".
Изображение заявленного знака
Через несколько месяцев USPTO уведомило заявителя, что заявленный знак не может быть зарегистрирован, поскольку является описательным в отношении заявленных товаров: он представляет собой изображение поперечного среза самого батончика, для которого испрашивается охрана.
Американское законодательство прямо запрещает регистрацию описательных обозначений. Соответствующее положение содержится в § 2(e)(1) Закона Лэнхэма (Lanham Act):
Американское законодательство прямо запрещает регистрацию описательных обозначений. Соответствующее положение содержится в § 2(e)(1) Закона Лэнхэма (Lanham Act):
No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—
…
(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them…
…
(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them…
Русский перевод:
«Никакой товарный знак, с помощью которого товары заявителя могут быть отличимы от товаров других лиц, не может быть отказан в регистрации в основном реестре по причине его характера, если только он не…
(e) состоит из обозначения, которое (1) при использовании на товарах заявителя или в связи с ними является лишь описательным или обманчиво описательным в отношении них…»
Тем не менее, при определенных условиях даже реалистическое изображение товара может быть зарегистрировано. Раздел § 2(f) Закона Лэнхэма устанавливает:
«Никакой товарный знак, с помощью которого товары заявителя могут быть отличимы от товаров других лиц, не может быть отказан в регистрации в основном реестре по причине его характера, если только он не…
(e) состоит из обозначения, которое (1) при использовании на товарах заявителя или в связи с ними является лишь описательным или обманчиво описательным в отношении них…»
Тем не менее, при определенных условиях даже реалистическое изображение товара может быть зарегистрировано. Раздел § 2(f) Закона Лэнхэма устанавливает:
Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce.
Русский перевод:
"За исключением случаев, прямо исключённых в подразделах (a), (b), (c), (d), (e)(3) и (e)(5) настоящего раздела, ничто в настоящей главе не препятствует регистрации обозначения, используемого заявителем, которое приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя в коммерческом обороте".
В ответ Mars заявила, что обозначение приобрело различительную способность в результате интенсивного использования. Изображение среза батончика SNICKERS активно применялось в рекламе как минимум с февраля 2007 года, являлось ключевым визуальным элементом бренда, размещалось на главной странице сайта snickers.com, а объёмы продаж в точках, где демонстрировалась соответствующая реклама, достигали миллионов долларов в период 2007–2012 годов. В подтверждение были представлены рекламные материалы, фотографии упаковки и скриншоты сайта.
Этих доказательств оказалось недостаточно. USPTO указало, что реалистическое изображение товара обладает высокой степенью описательности, поэтому для признания приобретённой различительной способности требуются более весомые доказательства.
Mars представила дополнительные данные:
• расходы на рекламу с использованием изображения среза в 2007–2013 годах — более 50 млн долларов;
• продажи в точках с соответствующей рекламой (2010–2013) — более 53 млн долларов;
• общий объём продаж SNICKERS в США за период — более 7 млрд долларов;
• широкое присутствие в СМИ, на телевидении, в социальных сетях и розничной торговле.
На этот раз USPTO признало доказательства достаточными. 2 июля 2013 года заявка была опубликована в официальном бюллетене для подачи возражений. Согласно Закону Лэнхэма, при отсутствии возражений в течение 30 дней ведомство принимает решение о регистрации.
Однако возражение поступило от главного конкурента — компании Hershey.
Возражение против регистрации
Возражение против регистрации подала компания Hershey — крупный производитель кондитерских изделий и правообладатель товарных знаков (в том числе REESE’S и HERSHEY’S), чья продукция реализуется в тех же торговых каналах и ориентирована на ту же потребительскую аудиторию, что и товары Mars.
Сходство с изображениями срезов батончиков других производителей
Hershey утверждала, что использование изображения поперечного среза конфеты или батончика является обычной отраслевой практикой. Такие изображения размещают на упаковках и в рекламе, чтобы показать потребителю состав и расположение слоёв. Производители (Hershey, Nestlé и другие) применяют сходные ингредиенты — нугу, карамель, орехи, шоколад — и демонстрируют их на упаковке. В результате изображения срезов батончиков разных компаний часто оказываются похожими.
В качестве примера приводился батончик Oh! Henry компании Nestlé: его срез также состоит из нижнего слоя нуги, верхнего слоя карамели с орехами и окружающей шоколадной оболочки, что создаёт высокую степень визуального сходства с заявленным знаком SNICKERS.
"За исключением случаев, прямо исключённых в подразделах (a), (b), (c), (d), (e)(3) и (e)(5) настоящего раздела, ничто в настоящей главе не препятствует регистрации обозначения, используемого заявителем, которое приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя в коммерческом обороте".
В ответ Mars заявила, что обозначение приобрело различительную способность в результате интенсивного использования. Изображение среза батончика SNICKERS активно применялось в рекламе как минимум с февраля 2007 года, являлось ключевым визуальным элементом бренда, размещалось на главной странице сайта snickers.com, а объёмы продаж в точках, где демонстрировалась соответствующая реклама, достигали миллионов долларов в период 2007–2012 годов. В подтверждение были представлены рекламные материалы, фотографии упаковки и скриншоты сайта.
Этих доказательств оказалось недостаточно. USPTO указало, что реалистическое изображение товара обладает высокой степенью описательности, поэтому для признания приобретённой различительной способности требуются более весомые доказательства.
Mars представила дополнительные данные:
• расходы на рекламу с использованием изображения среза в 2007–2013 годах — более 50 млн долларов;
• продажи в точках с соответствующей рекламой (2010–2013) — более 53 млн долларов;
• общий объём продаж SNICKERS в США за период — более 7 млрд долларов;
• широкое присутствие в СМИ, на телевидении, в социальных сетях и розничной торговле.
На этот раз USPTO признало доказательства достаточными. 2 июля 2013 года заявка была опубликована в официальном бюллетене для подачи возражений. Согласно Закону Лэнхэма, при отсутствии возражений в течение 30 дней ведомство принимает решение о регистрации.
Однако возражение поступило от главного конкурента — компании Hershey.
Возражение против регистрации
Возражение против регистрации подала компания Hershey — крупный производитель кондитерских изделий и правообладатель товарных знаков (в том числе REESE’S и HERSHEY’S), чья продукция реализуется в тех же торговых каналах и ориентирована на ту же потребительскую аудиторию, что и товары Mars.
Сходство с изображениями срезов батончиков других производителей
Hershey утверждала, что использование изображения поперечного среза конфеты или батончика является обычной отраслевой практикой. Такие изображения размещают на упаковках и в рекламе, чтобы показать потребителю состав и расположение слоёв. Производители (Hershey, Nestlé и другие) применяют сходные ингредиенты — нугу, карамель, орехи, шоколад — и демонстрируют их на упаковке. В результате изображения срезов батончиков разных компаний часто оказываются похожими.
В качестве примера приводился батончик Oh! Henry компании Nestlé: его срез также состоит из нижнего слоя нуги, верхнего слоя карамели с орехами и окружающей шоколадной оболочки, что создаёт высокую степень визуального сходства с заявленным знаком SNICKERS.
Cрез батончика ОН! HENRY компании Nestle
Функциональность заявленного знака
Ещё один аргумент Hershey в пользу неохраноспособности заявленного знака — его функциональность.
В рамках американской доктрины функциональности не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, признаки которых носят исключительно утилитарный характер: являются необходимыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства либо существенно влияют на стоимость или качество.
Судебной практикой США выработаны четыре фактора (так называемые Morton-Norwich factors, In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982)), совокупный анализ которых позволяет суду или ведомству сделать вывод о функциональности заявленного дизайна:
Hershey утверждала, что изображение заявленного знака является результатом широко используемого, эффективного и менее затратного метода производства аналогичных батончиков. Метод состоит в послойной укладке ингредиентов: сначала формируется слой нуги, который выравнивается, поверх него наносится слой карамели с орехами, после чего слои разрезаются на отдельные батончики и покрываются шоколадом. Иной порядок укладки слоёв был бы сложнее и дороже, поскольку карамель слишком мягкая и липкая. Расположение более устойчивого слоя нуги снизу упрощает и удешевляет производство. Соответственно, срез батончиков других производителей, применяющих тот же послойный метод и сходные ингредиенты, выглядит аналогично заявленному знаку SNICKERS.
Далее почти три года стороны вели переговоры. В июле 2016 года Hershey отозвала возражение без ущерба для своих прав, а Mars подала заявление о внесении изменений в описание заявленного знака (Consented Withdrawal of Opposition Without Prejudice Contingent Upon Amendment of Application).
Ещё один аргумент Hershey в пользу неохраноспособности заявленного знака — его функциональность.
В рамках американской доктрины функциональности не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, признаки которых носят исключительно утилитарный характер: являются необходимыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства либо существенно влияют на стоимость или качество.
Судебной практикой США выработаны четыре фактора (так называемые Morton-Norwich factors, In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982)), совокупный анализ которых позволяет суду или ведомству сделать вывод о функциональности заявленного дизайна:
- Наличие раскрывающего утилитарный характер формы полезного патента (Utility Patent), выданного на сам товар или способ его производства;
- Присутствие в рекламных материалах заявителя утверждений об утилитарных, технических или функциональных преимуществах данного дизайна;
- Отсутствие коммерчески альтернативных дизайнов, доступных конкурентам для достижения аналогичного технического или производственного результата;
- Доказанность того, что данный дизайн является результатом более простого, дешевого или иным образом оптимизированного метода производства товара.
Hershey утверждала, что изображение заявленного знака является результатом широко используемого, эффективного и менее затратного метода производства аналогичных батончиков. Метод состоит в послойной укладке ингредиентов: сначала формируется слой нуги, который выравнивается, поверх него наносится слой карамели с орехами, после чего слои разрезаются на отдельные батончики и покрываются шоколадом. Иной порядок укладки слоёв был бы сложнее и дороже, поскольку карамель слишком мягкая и липкая. Расположение более устойчивого слоя нуги снизу упрощает и удешевляет производство. Соответственно, срез батончиков других производителей, применяющих тот же послойный метод и сходные ингредиенты, выглядит аналогично заявленному знаку SNICKERS.
Далее почти три года стороны вели переговоры. В июле 2016 года Hershey отозвала возражение без ущерба для своих прав, а Mars подала заявление о внесении изменений в описание заявленного знака (Consented Withdrawal of Opposition Without Prejudice Contingent Upon Amendment of Application).
После внесения изменений описание знака стало следующим:
The color(s) brown and tan is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a cross-section of a candy bar showing layers within the candy, namely, a middle light brown layer containing several tan-colored peanut shapes and a bottom tan layer, all surrounded by a brown layer. The mark depicts a distinctive two-dimensional cross-sectional view of a candy bar. No claim is made to the selection of candy bar ingredients depicted in the mark or to the configuration of a candy bar containing those ingredients, except as depicted in the applied-for mark.
Русский перевод:
"Коричневый и светло-коричневый (песочный) цвета являются частью товарного знака. Товарный знак представляет собой изображение батончика в разрезе, демонстрирующее его внутренние слои, а именно: средний светло-коричневый слой, содержащий несколько элементов песочного цвета в форме арахиса, и нижний слой песочного цвета, которые со всех сторон окружены внешним слоем коричневого цвета. Товарный знак представляет собой обладающий различительной способностью двухмерный вид поперечного среза батончика. Правовая охрана не распространяется на выбор ингредиентов батончика, изображенных на товарном знаке, а также на конфигурацию батончика, содержащего эти ингредиенты, за исключением того вида, в котором они представлены в заявленном знаке."
Внесенные изменения не устранили описательный характер изображения, описание по-прежнему содержит состав изображения среза батончика, однако оно четко очертило объём правовой охраны, превратив изображение ингредиентов в конкретную художественную композицию. Вот ключевые изменения:
1. Добавлена дискламация
Наиболее существенным изменением стало включение в описание знака дискламации. Компания Mars прямо указала, что не претендует на исключительное право в отношении выбора ингредиентов, изображённых в знаке, а также конфигурации батончика, содержащего такие ингредиенты, за исключением того вида, в котором они воспроизведены в заявленном обозначении. В результате объём правовой охраны был ограничен конкретным двухмерным изображением поперечного среза. До внесения указанного изменения описание знака носило более широкий характер и создавало риск распространения охраны на сам принцип визуального отображения слоистой структуры батончика с нугой, карамелью и арахисом. После корректировки знак перестал претендовать на монополию в отношении распространённого вида товара и сохранил охрану лишь в отношении конкретной графической реализации.
2. Добавление формулировки «distinctive two-dimensional cross-sectional view» («обладающий различительной способностью двухмерный вид поперечного среза»).
Включение в описание знака слов «distinctive two-dimensional cross-sectional view» имеет важное правовое значение. Термин «distinctive» выполняет функцию юридического маркера: заявитель прямо указывает, что претендует на охрану не самого поперечного среза батончика как такового, а конкретного двухмерного графического решения, обладающего различительной способностью.
Первоначальное описание носило преимущественно описательный характер и фактически фиксировало внешний вид реального товара («поперечный срез батончика со слоями…»). Исправленная редакция принципиально меняет правовую квалификацию обозначения. Знак переводится из категории реалистического изображения товара (которое с высокой вероятностью воспринимается как описательное или функциональное) в категорию конкретного двухмерного графического обозначения. Дополнительную индивидуализацию обеспечивают заявленные цвета, а чёткая дискламация ограничивает объём охраны исключительно заявленным изображением.
Таким образом, до внесения изменений знак потенциально защищал саму концепцию изображения шоколадного батончика с определенными слоями и орехами. Любой сходное изображение разреза кондитерского изделия создавало риск нарушения исключительного права компании Mars. Конкуренты, включая Hershey, могли столкнуться с претензиями при использовании на упаковке изображений батончиков со схожей слоистой структурой. Внесенные в описание корректировки существенно сузили объём охраны: конкуренты сохранили возможность изображать собственные батончики в разрезе со всеми слоями и орехами при условии, что графическое решение не будет тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным знаком компании Mars.
Именно благодаря этим изменениям Hershey согласилась отозвать возражение, а USPTO зарегистрировало товарный знак (US Reg. №5047574).
Логика развития спора в США наглядно демонстрирует, что даже при успешном доказывании приобретённой различительной способности (acquired distinctiveness) обозначение остаётся уязвимым перед аргументом о функциональности. В данном контексте функциональность выступает существенным ограничением, способным значительно сузить объём исключительного права, повлечь отказ в регистрации или привести к полному аннулированию товарного знака, поскольку приоритет отдаётся обеспечению свободы конкуренции, а не закреплению за одним лицом технических либо естественных характеристик товара. В рассматриваемом деле корпорации Mars удалось получить правовую охрану на изображение поперечного среза батончика SNICKERS во многом благодаря компромиссному сужению объёма охраны знака.
"Коричневый и светло-коричневый (песочный) цвета являются частью товарного знака. Товарный знак представляет собой изображение батончика в разрезе, демонстрирующее его внутренние слои, а именно: средний светло-коричневый слой, содержащий несколько элементов песочного цвета в форме арахиса, и нижний слой песочного цвета, которые со всех сторон окружены внешним слоем коричневого цвета. Товарный знак представляет собой обладающий различительной способностью двухмерный вид поперечного среза батончика. Правовая охрана не распространяется на выбор ингредиентов батончика, изображенных на товарном знаке, а также на конфигурацию батончика, содержащего эти ингредиенты, за исключением того вида, в котором они представлены в заявленном знаке."
Внесенные изменения не устранили описательный характер изображения, описание по-прежнему содержит состав изображения среза батончика, однако оно четко очертило объём правовой охраны, превратив изображение ингредиентов в конкретную художественную композицию. Вот ключевые изменения:
1. Добавлена дискламация
Наиболее существенным изменением стало включение в описание знака дискламации. Компания Mars прямо указала, что не претендует на исключительное право в отношении выбора ингредиентов, изображённых в знаке, а также конфигурации батончика, содержащего такие ингредиенты, за исключением того вида, в котором они воспроизведены в заявленном обозначении. В результате объём правовой охраны был ограничен конкретным двухмерным изображением поперечного среза. До внесения указанного изменения описание знака носило более широкий характер и создавало риск распространения охраны на сам принцип визуального отображения слоистой структуры батончика с нугой, карамелью и арахисом. После корректировки знак перестал претендовать на монополию в отношении распространённого вида товара и сохранил охрану лишь в отношении конкретной графической реализации.
2. Добавление формулировки «distinctive two-dimensional cross-sectional view» («обладающий различительной способностью двухмерный вид поперечного среза»).
Включение в описание знака слов «distinctive two-dimensional cross-sectional view» имеет важное правовое значение. Термин «distinctive» выполняет функцию юридического маркера: заявитель прямо указывает, что претендует на охрану не самого поперечного среза батончика как такового, а конкретного двухмерного графического решения, обладающего различительной способностью.
Первоначальное описание носило преимущественно описательный характер и фактически фиксировало внешний вид реального товара («поперечный срез батончика со слоями…»). Исправленная редакция принципиально меняет правовую квалификацию обозначения. Знак переводится из категории реалистического изображения товара (которое с высокой вероятностью воспринимается как описательное или функциональное) в категорию конкретного двухмерного графического обозначения. Дополнительную индивидуализацию обеспечивают заявленные цвета, а чёткая дискламация ограничивает объём охраны исключительно заявленным изображением.
Таким образом, до внесения изменений знак потенциально защищал саму концепцию изображения шоколадного батончика с определенными слоями и орехами. Любой сходное изображение разреза кондитерского изделия создавало риск нарушения исключительного права компании Mars. Конкуренты, включая Hershey, могли столкнуться с претензиями при использовании на упаковке изображений батончиков со схожей слоистой структурой. Внесенные в описание корректировки существенно сузили объём охраны: конкуренты сохранили возможность изображать собственные батончики в разрезе со всеми слоями и орехами при условии, что графическое решение не будет тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным знаком компании Mars.
Именно благодаря этим изменениям Hershey согласилась отозвать возражение, а USPTO зарегистрировало товарный знак (US Reg. №5047574).
Логика развития спора в США наглядно демонстрирует, что даже при успешном доказывании приобретённой различительной способности (acquired distinctiveness) обозначение остаётся уязвимым перед аргументом о функциональности. В данном контексте функциональность выступает существенным ограничением, способным значительно сузить объём исключительного права, повлечь отказ в регистрации или привести к полному аннулированию товарного знака, поскольку приоритет отдаётся обеспечению свободы конкуренции, а не закреплению за одним лицом технических либо естественных характеристик товара. В рассматриваемом деле корпорации Mars удалось получить правовую охрану на изображение поперечного среза батончика SNICKERS во многом благодаря компромиссному сужению объёма охраны знака.
Кейс SNICKERS: регистрация изображения поперечного среза батончика в составе комбинированного обозначения в Роспатенте
В российской правоприменительной практике оценка реалистических изображений товаров осуществляется через абсолютные основания для отказа, закреплённые в п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Реалистическое (натуралистическое, приближённое к фотографическому) изображение самого товара, для которого испрашивается охрана, как правило, признаётся не обладающим различительной способностью. Такое обозначение может характеризовать вид, состав или свойства товара (пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), либо воспроизводить форму товара, определяемую исключительно или главным образом его свойствами либо назначением (пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Последний подпункт частично отражает идею функциональности, хотя в российском праве соответствующий правовой институт не выделен в качестве самостоятельного основания для отказа.
В российской правоприменительной практике оценка реалистических изображений товаров осуществляется через абсолютные основания для отказа, закреплённые в п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Реалистическое (натуралистическое, приближённое к фотографическому) изображение самого товара, для которого испрашивается охрана, как правило, признаётся не обладающим различительной способностью. Такое обозначение может характеризовать вид, состав или свойства товара (пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), либо воспроизводить форму товара, определяемую исключительно или главным образом его свойствами либо назначением (пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Последний подпункт частично отражает идею функциональности, хотя в российском праве соответствующий правовой институт не выделен в качестве самостоятельного основания для отказа.
п.1 ст.1483 ГК РФ:
1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно п. 34 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков» (утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482) к обозначениям, лишённым различительной способности, прямо отнесены реалистические или схематические изображения товаров, заявленные на регистрацию для этих же товаров. Такие элементы могут быть включены в товарный знак лишь как неохраняемые, если они не занимают в нём доминирующего положения. Исключение возможно только при доказанном приобретении различительной способности в результате интенсивного использования (п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ).
34. В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:
- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
Таким образом, и по закону Лэнхэма, и по российскому законодательству обозначение, изначально не обладающее различительной способностью, может получить правовую охрану, если заявитель докажет, что в результате использования оно стало восприниматься потребителями как средство индивидуализации товаров конкретного лица. При этом российский подход отличается меньшей акцентированностью на функциональности как самостоятельном ограничителе объёма охраны.
Наглядной иллюстрацией применения указанных подходов в российской практике служит товарный знак по свидетельству № 506591 (правообладатель — Mars, Incorporated). В состав знака входит реалистическое изображение поперечного среза шоколадного батончика (слои орехов, нуги/карамели, покрытые шоколадом), выступающего из упаковки:
Наглядной иллюстрацией применения указанных подходов в российской практике служит товарный знак по свидетельству № 506591 (правообладатель — Mars, Incorporated). В состав знака входит реалистическое изображение поперечного среза шоколадного батончика (слои орехов, нуги/карамели, покрытые шоколадом), выступающего из упаковки:
Комбинированное обозначение, представляющее собой раскрытую упаковку пищевого продукта, на которой в рамке видна часть наименования продукта CKERS (транслитерация КЕРС), выполненного в рамке на светлом фоне оригинальным шрифтом в латинице заглавными буквами, из упаковки выступает часть пищевого продукта с начинкой.
Товарный знак РФ №506591
Знак был зарегистрирован после получения уведомления экспертизы. Содержание уведомления в открытых источниках не раскрыто, поэтому неизвестно, касалось ли оно отсутствия различительной способности, противопоставления ранее зарегистрированных знаков или иных оснований. В любом случае заявителю удалось преодолеть замечания экспертизы, и обозначение получило правовую охрану.
В 2025 году Общество с ограниченной ответственностью «Фитнес Фуд» подало возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 506591. Заявитель возражения ссылался на отсутствие различительной способности у части спорного обозначения, представляющей собой реалистическое изображение шоколадного батончика в разрезе, в отношении товаров 30 класса МКТУ. По мнению заявителя, такое изображение воспроизводит типичную форму товара, определяемую его свойствами (двуслойная начинка), широко используется производителями однородной продукции и, следовательно, не соответствует требованиям пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, а также противоречит общественным интересам. Решением Палаты по патентным спорам от 22.01.2026 правовая охрана товарного знака была оставлена в силе.
Аргументы заявителя возражения (ООО «Фитнес Фуд»)
1. Отсутствие различительной способности (пп.4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ)
Оспариваемый товарный знак включает реалистическое изображение части шоколадного батончика в поперечном разрезе, выступающего из упаковки и демонстрирующего двуслойную начинку (орехи + помадка/нуга). Такое изображение представляет собой форму товара, определяемую свойствами или назначением, и не выполняет индивидуализирующую функцию. Аналогичные изображения широко используется производителями однородной продукции (примеры: «Яшкино Джаззи», «STEP SUPER», «FUROR», «ENERGY», «SNAQER», «WESLEY WOW», «SNATCH MEGA DRIVE», «ГРИЛЬЯЖНЫЕ», «GIGABYTE», «Echte Reber-Mozartkugeln» и др.).
2. Практика дискламирования сходных элементов
Приведены зарегистрированные товарные знаки (свидетельства № 536853, 590816, 590817, 747875 и др.), в которых изображения кондитерских изделий в поперечном разрезе указаны в качестве неохраняемых элементов.
В 2025 году Общество с ограниченной ответственностью «Фитнес Фуд» подало возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 506591. Заявитель возражения ссылался на отсутствие различительной способности у части спорного обозначения, представляющей собой реалистическое изображение шоколадного батончика в разрезе, в отношении товаров 30 класса МКТУ. По мнению заявителя, такое изображение воспроизводит типичную форму товара, определяемую его свойствами (двуслойная начинка), широко используется производителями однородной продукции и, следовательно, не соответствует требованиям пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, а также противоречит общественным интересам. Решением Палаты по патентным спорам от 22.01.2026 правовая охрана товарного знака была оставлена в силе.
Аргументы заявителя возражения (ООО «Фитнес Фуд»)
1. Отсутствие различительной способности (пп.4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ)
Оспариваемый товарный знак включает реалистическое изображение части шоколадного батончика в поперечном разрезе, выступающего из упаковки и демонстрирующего двуслойную начинку (орехи + помадка/нуга). Такое изображение представляет собой форму товара, определяемую свойствами или назначением, и не выполняет индивидуализирующую функцию. Аналогичные изображения широко используется производителями однородной продукции (примеры: «Яшкино Джаззи», «STEP SUPER», «FUROR», «ENERGY», «SNAQER», «WESLEY WOW», «SNATCH MEGA DRIVE», «ГРИЛЬЯЖНЫЕ», «GIGABYTE», «Echte Reber-Mozartkugeln» и др.).
2. Практика дискламирования сходных элементов
Приведены зарегистрированные товарные знаки (свидетельства № 536853, 590816, 590817, 747875 и др.), в которых изображения кондитерских изделий в поперечном разрезе указаны в качестве неохраняемых элементов.
3. Противоречие общественным интересам (пп.2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ)
Регистрация фактически монополизирует реалистическое изображение батончика в разрезе, ограничивает возможность его свободного использования другими производителями на упаковке и в рекламе, а также затрудняет информирование потребителей о свойствах товаров.
4. Фактический интерес заявителя возражения
ООО «Фитнес Фуд» производит кондитерские изделия, включая шоколадные батончики, размещает сходные изображения на своей продукции и получило претензию от компании Mars с требованием прекратить такое использование.
5. Дополнительные доводы
• Подобные изображения использовались ранее (например, конфеты Paul Reber / Poul Reber с 1990-х гг., в т.ч. на коробках 1998 г.; доступны в России).
• Порядок расположения слоёв (орехи/нуга) не имеет существенного значения.
• Материалы правообладателя о продвижении не подтверждают приобретение различительной способности именно спорным элементом; часть исследований не относится к территории РФ.
• Зарубежные регистрации товарных знаков и охрана в качестве промышленного образца (ЕС, США) не влекут автоматической охраны в РФ и не свидетельствуют об оригинальности обозначения.
Требование: признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным в части реалистического изображения пищевого продукта с начинкой, выступающего из упаковки, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ (либо дискламировать указанный элемент).
Аргументы правообладателя («Mars, Incorporated»)
1. Недопустимость произвольного выделения части знака
Возражение основано на искусственном отделении одного изобразительного элемента из целостной композиции комбинированного обозначения. Такой подход противоречит законодательству и создает риск массового оспаривания товарных знаков лишь на том основании, что отдельный элемент в составе знака может не соответствовать требованиям п. 1 ст. 1483 Кодекса.
2. Наличие различительной способности и известности
Изображение батончика SNICKERS в разрезе (как частично в упаковке, так и без нее) является узнаваемым активом бренда и активно используется в рекламе и маркетинге на протяжении многих лет, в том числе в России с 1990-х годов. Обозначение приобрело высокую известность и устойчивую ассоциативную связь именно с продукцией Mars. На момент регистрации его различительная способность не оспаривалась.
3. Опровержение доводов и примеров оппонента
Примеры использования изображений другими производителями представляют собой относительно недавнее подражание, воспринимаемое потребителями как копирование продукции бренда SNICKERS. В отношении конфет Paul Reber отсутствуют доказательства широкого распространения и известности в России в 1998 г.; кроме того, разрез и рецептура существенно отличаются (иной порядок слоёв).
4. Права на результаты интеллектуальной деятельности и объём инвестиций
Правообладатель владеет комплексом прав на товарные знаки и промышленные образцы на изображения батончика SNICKERS в ЕС, США и других юрисдикциях. Значительные инвестиции в продвижение подтверждаются рекламными материалами и результатами исследований. Оригинальное изображение батончика SNICKERS в разрезе используется в рекламных кампаниях продукции по всему миру и в России на протяжении длительного времени и является одним из ключевых узнаваемых активов бренда. Использование оппонентом сходного обозначения на мороженом «Bombbar ореховый бум», включая практически полную копию левой части изображения батончика, представляет собой недобросовестное копирование с целью привлечения внимания потребителей.
Регистрация фактически монополизирует реалистическое изображение батончика в разрезе, ограничивает возможность его свободного использования другими производителями на упаковке и в рекламе, а также затрудняет информирование потребителей о свойствах товаров.
4. Фактический интерес заявителя возражения
ООО «Фитнес Фуд» производит кондитерские изделия, включая шоколадные батончики, размещает сходные изображения на своей продукции и получило претензию от компании Mars с требованием прекратить такое использование.
5. Дополнительные доводы
• Подобные изображения использовались ранее (например, конфеты Paul Reber / Poul Reber с 1990-х гг., в т.ч. на коробках 1998 г.; доступны в России).
• Порядок расположения слоёв (орехи/нуга) не имеет существенного значения.
• Материалы правообладателя о продвижении не подтверждают приобретение различительной способности именно спорным элементом; часть исследований не относится к территории РФ.
• Зарубежные регистрации товарных знаков и охрана в качестве промышленного образца (ЕС, США) не влекут автоматической охраны в РФ и не свидетельствуют об оригинальности обозначения.
Требование: признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным в части реалистического изображения пищевого продукта с начинкой, выступающего из упаковки, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ (либо дискламировать указанный элемент).
Аргументы правообладателя («Mars, Incorporated»)
1. Недопустимость произвольного выделения части знака
Возражение основано на искусственном отделении одного изобразительного элемента из целостной композиции комбинированного обозначения. Такой подход противоречит законодательству и создает риск массового оспаривания товарных знаков лишь на том основании, что отдельный элемент в составе знака может не соответствовать требованиям п. 1 ст. 1483 Кодекса.
2. Наличие различительной способности и известности
Изображение батончика SNICKERS в разрезе (как частично в упаковке, так и без нее) является узнаваемым активом бренда и активно используется в рекламе и маркетинге на протяжении многих лет, в том числе в России с 1990-х годов. Обозначение приобрело высокую известность и устойчивую ассоциативную связь именно с продукцией Mars. На момент регистрации его различительная способность не оспаривалась.
3. Опровержение доводов и примеров оппонента
Примеры использования изображений другими производителями представляют собой относительно недавнее подражание, воспринимаемое потребителями как копирование продукции бренда SNICKERS. В отношении конфет Paul Reber отсутствуют доказательства широкого распространения и известности в России в 1998 г.; кроме того, разрез и рецептура существенно отличаются (иной порядок слоёв).
4. Права на результаты интеллектуальной деятельности и объём инвестиций
Правообладатель владеет комплексом прав на товарные знаки и промышленные образцы на изображения батончика SNICKERS в ЕС, США и других юрисдикциях. Значительные инвестиции в продвижение подтверждаются рекламными материалами и результатами исследований. Оригинальное изображение батончика SNICKERS в разрезе используется в рекламных кампаниях продукции по всему миру и в России на протяжении длительного времени и является одним из ключевых узнаваемых активов бренда. Использование оппонентом сходного обозначения на мороженом «Bombbar ореховый бум», включая практически полную копию левой части изображения батончика, представляет собой недобросовестное копирование с целью привлечения внимания потребителей.
5. Соответствие законодательству
Регистрация товарного знака полностью соответствует требованиям гражданского законодательства. Осуществление защиты исключительных прав, включая направление претензии, является законным правом правообладателя. Основания для признания знака противоречащим общественным интересам отсутствуют.
Требование: отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака в полном объёме.
Позиция Коллегии Палаты по патентным спора
Коллегия Палаты по патентным спорам, рассмотрев материалы дела, признала доводы возражения неубедительными.
Анализ оспариваемого товарного знака № 506591 показал, что спорное обозначение, которое правообладатель при подаче заявки позиционировал как пищевой продукт в упаковке, очевидным образом воспринимается как реалистическое изображение кондитерского изделия.
Вместе с тем само по себе наличие реалистического изображения товара в составе знака не влечёт автоматического признания его неохраноспособным по пп.4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Согласно сложившимся методологическим подходам, указанные положения не применяются к обозначениям, в которых форма товара сочетается с иными элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью. В таком случае обозначение в целом уже не состоит исключительно из формы товара.
Данный подход официально закреплен в Руководстве по экспертизе товарных знаков в Роспатенте (Глава 2, Раздел IV, пункт 2.6 «Обозначения, представляющие собой форму товаров»):
Регистрация товарного знака полностью соответствует требованиям гражданского законодательства. Осуществление защиты исключительных прав, включая направление претензии, является законным правом правообладателя. Основания для признания знака противоречащим общественным интересам отсутствуют.
Требование: отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака в полном объёме.
Позиция Коллегии Палаты по патентным спора
Коллегия Палаты по патентным спорам, рассмотрев материалы дела, признала доводы возражения неубедительными.
Анализ оспариваемого товарного знака № 506591 показал, что спорное обозначение, которое правообладатель при подаче заявки позиционировал как пищевой продукт в упаковке, очевидным образом воспринимается как реалистическое изображение кондитерского изделия.
Вместе с тем само по себе наличие реалистического изображения товара в составе знака не влечёт автоматического признания его неохраноспособным по пп.4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Согласно сложившимся методологическим подходам, указанные положения не применяются к обозначениям, в которых форма товара сочетается с иными элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью. В таком случае обозначение в целом уже не состоит исключительно из формы товара.
Данный подход официально закреплен в Руководстве по экспертизе товарных знаков в Роспатенте (Глава 2, Раздел IV, пункт 2.6 «Обозначения, представляющие собой форму товаров»):
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Прежде всего, необходимо отметить, упомянутые выше положения Кодекса не следует применять к обозначениям, представляющим собой форму товара в сочетании с другими элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью, поскольку обозначение в целом уже не будет состоять исключительно из формы.
Следует также отметить, что указанные положения Кодекса могут применяться не только к объемным (трехмерным) формам, но и к двухмерным представлениям объемных форм (например, изображение товара, имеющего трехмерную форму, на листе бумаги).
Прежде всего, необходимо отметить, упомянутые выше положения Кодекса не следует применять к обозначениям, представляющим собой форму товара в сочетании с другими элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью, поскольку обозначение в целом уже не будет состоять исключительно из формы.
Следует также отметить, что указанные положения Кодекса могут применяться не только к объемным (трехмерным) формам, но и к двухмерным представлениям объемных форм (например, изображение товара, имеющего трехмерную форму, на листе бумаги).
Форма товара может быть признана определяемой исключительно или главным образом его свойствами либо назначением только тогда, когда все существенные характеристики этой формы выполняют техническую функцию.
В оспариваемом товарном знаке, включающем изображение части кондитерского изделия вместе с упаковкой и оригинальным словесным элементом «CKERS», сама форма изделия не визуализируется в полном объёме. Довод о том, что выступающая часть воспроизводит именно форму батончика, носит характер домысливания и напрямую из обозначения не следует: под упаковкой может находиться изделие любой конфигурации.
Такой вывод лица, подавшего возражение, основан преимущественно на ассоциации спорного знака с батончиком SNICKERS в силу известности его упаковки. Представленные правообладателем доказательства подтверждают, что в результате длительной рекламной кампании начала 2000-х годов на центральных телеканалах России потребителям стал хорошо известен оригинальный внешний вид упаковки шоколадного батончика SNICKERS (коричневые тона, синяя надпись на белом фоне в характерной шрифтовой манере).
В отсутствие однозначных данных о действительной форме кондитерского изделия, изображение которого в знаке неотделимо от упаковки, невозможно сделать вывод о том, что эта форма определяется исключительно или главным образом свойствами либо назначением товара.
На основании изложенного в удовлетворении возражения было отказано, а правовая охрана товарного знака по свидетельству № 506591 оставлена в силе в полном объёме.
В оспариваемом товарном знаке, включающем изображение части кондитерского изделия вместе с упаковкой и оригинальным словесным элементом «CKERS», сама форма изделия не визуализируется в полном объёме. Довод о том, что выступающая часть воспроизводит именно форму батончика, носит характер домысливания и напрямую из обозначения не следует: под упаковкой может находиться изделие любой конфигурации.
Такой вывод лица, подавшего возражение, основан преимущественно на ассоциации спорного знака с батончиком SNICKERS в силу известности его упаковки. Представленные правообладателем доказательства подтверждают, что в результате длительной рекламной кампании начала 2000-х годов на центральных телеканалах России потребителям стал хорошо известен оригинальный внешний вид упаковки шоколадного батончика SNICKERS (коричневые тона, синяя надпись на белом фоне в характерной шрифтовой манере).
В отсутствие однозначных данных о действительной форме кондитерского изделия, изображение которого в знаке неотделимо от упаковки, невозможно сделать вывод о том, что эта форма определяется исключительно или главным образом свойствами либо назначением товара.
На основании изложенного в удовлетворении возражения было отказано, а правовая охрана товарного знака по свидетельству № 506591 оставлена в силе в полном объёме.
Вывод
Сравнительно-правовой анализ двух процессов корпорации Mars показывает, что подходы США и России к охране реалистических изображений продукта имеют как сходства, так и различия.
В американском деле USPTO и оппонент (Hershey) сосредоточились на «внутренней анатомии» открытого поперечного среза батончика. Спор развивался по классической схеме: от описательности к функциональности слоёв и конфигурации. В результате правообладатель был вынужден существенно сузить объём охраны путём внесения дискламации и уточнения описания знака.
В российском деле (возражение № 2025В00728) Роспатент исходил из принципа «внешней целостности» обозначения. Оценка проводилась преимущественно в рамках пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Решающее значение имел комбинированный характер знака: реалистическое изображение продукта рассматривалось как неотделимое от упаковки и оригинального словесного элемента. Ведомство отказалось домысливать форму изделия, скрытого под обёрткой.
При этом нельзя исключить, что уже на стадии экспертизы заявителю пришлось доказывать приобретение обозначением различительной способности. Содержание уведомления экспертизы при регистрации знака № 506591 в открытых источниках не раскрыто. Впоследствии основное возражение оппонента было построено уже на ином основании — пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
Таким образом, ключевое различие состоит не в самой возможности регистрации реалистического изображения, а в инструментарии. В США существует самостоятельная и достаточно жёсткая доктрина функциональности, которая может ограничить охрану даже при доказанной приобретенной различительной способности (secondary meaning). В российском праве аналогичный по смыслу ограничитель «растворён» внутри абсолютных оснований для отказа (прежде всего пп. 3 и 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ) и применяется менее самостоятельно и менее жёстко, чем доктрина функциональности в праве США.
Регистрация реалистического изображения продукта возможна в обеих юрисдикциях. В США ключевое значение имеет доказывание приобретённой различительной способности и возможная готовность к сужению объёма охраны при выявлении утилитарных свойств внешнего вида товара. В России для преодоления абсолютных оснований для отказа по пп. 3 и 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ эффективными стратегиями остаются:
При этом даже в случае комбинированного обозначения существует риск отказа, если реалистическое изображение товара занимает доминирующее положение и воспринимается потребителем прежде всего как изображение самого товара, а не как элемент средства индивидуализации. В таких ситуациях экспертиза (и впоследствии Палата по патентным спорам и суд) может признать обозначение в целом неохраноспособным либо потребовать дискламации реалистического элемента. Поэтому при разработке комбинированного знака важно обеспечить, чтобы словесные и/или иные изобразительные элементы реально «перетягивали» на себя внимание и формировали общее впечатление от обозначения как охраноспособного.
Сравнительно-правовой анализ двух процессов корпорации Mars показывает, что подходы США и России к охране реалистических изображений продукта имеют как сходства, так и различия.
В американском деле USPTO и оппонент (Hershey) сосредоточились на «внутренней анатомии» открытого поперечного среза батончика. Спор развивался по классической схеме: от описательности к функциональности слоёв и конфигурации. В результате правообладатель был вынужден существенно сузить объём охраны путём внесения дискламации и уточнения описания знака.
В российском деле (возражение № 2025В00728) Роспатент исходил из принципа «внешней целостности» обозначения. Оценка проводилась преимущественно в рамках пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Решающее значение имел комбинированный характер знака: реалистическое изображение продукта рассматривалось как неотделимое от упаковки и оригинального словесного элемента. Ведомство отказалось домысливать форму изделия, скрытого под обёрткой.
При этом нельзя исключить, что уже на стадии экспертизы заявителю пришлось доказывать приобретение обозначением различительной способности. Содержание уведомления экспертизы при регистрации знака № 506591 в открытых источниках не раскрыто. Впоследствии основное возражение оппонента было построено уже на ином основании — пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
Таким образом, ключевое различие состоит не в самой возможности регистрации реалистического изображения, а в инструментарии. В США существует самостоятельная и достаточно жёсткая доктрина функциональности, которая может ограничить охрану даже при доказанной приобретенной различительной способности (secondary meaning). В российском праве аналогичный по смыслу ограничитель «растворён» внутри абсолютных оснований для отказа (прежде всего пп. 3 и 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ) и применяется менее самостоятельно и менее жёстко, чем доктрина функциональности в праве США.
Регистрация реалистического изображения продукта возможна в обеих юрисдикциях. В США ключевое значение имеет доказывание приобретённой различительной способности и возможная готовность к сужению объёма охраны при выявлении утилитарных свойств внешнего вида товара. В России для преодоления абсолютных оснований для отказа по пп. 3 и 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ эффективными стратегиями остаются:
- доказывание наличия у реалистического изображения самостоятельной (в том числе приобретенной) различительной способности;
- либо его комбинирование с узнаваемой упаковкой и различительными словесными элементами.
При этом даже в случае комбинированного обозначения существует риск отказа, если реалистическое изображение товара занимает доминирующее положение и воспринимается потребителем прежде всего как изображение самого товара, а не как элемент средства индивидуализации. В таких ситуациях экспертиза (и впоследствии Палата по патентным спорам и суд) может признать обозначение в целом неохраноспособным либо потребовать дискламации реалистического элемента. Поэтому при разработке комбинированного знака важно обеспечить, чтобы словесные и/или иные изобразительные элементы реально «перетягивали» на себя внимание и формировали общее впечатление от обозначения как охраноспособного.
