Законодательство о товарных знаках США устанавливает, что товарные знаки, состоящие из формы товара, не обладают различительной способностью, а значит, не могут выполнять функцию товарного знака.
Различительная способность товарного знака - важное условие для его регистрации, которое заключается в непохожести и оригинальности обозначения по сравнению с другими обозначениями, которые используются на рынке в отношении аналогичных товаров, и способности знака быть идентификатором источника происхождения (производителя).
Тем не менее, если заявитель сможет доказать, что обозначение, состоящее из формы товара, приобрело различительную способность, то есть потребители могут ассоциировать обозначение с источником его происхождения (производителем), такому обозначению может быть предоставлена правовая охрана.
С помощью следующих аргументов заявителю удалось доказать ведомству, что заявленный товарный знак приобрел различительную способность.
Во-первых, на момент подачи заявки на регистрацию знак использовался более 7 лет, то есть в течение достаточно продолжительного времени. Более того, заявитель использует форму елки для своих сезонных десертов с 1985 года и является правообладателем
товарного знака для формы елки с 1996 года. Заявленный товарный знак - это обновленная форма популярного десерта. Исследования американского рынка подтвердили, что все это время заявитель является эксклюзивным производителем десертов в форме полосатых елок, никто другой не производит десерты аналогичной формы.