15.11.2025
Видимо, "Невидимые" Товарные Знаки Существуют (часть 1)
Основное положение: Вопрос о том, как доказать различительную способность товарного знака, если он расположен внутри товара и скрыт от глаз потребителей, остается открытым
Аналогичные товары могут выпускаться разными производителями. Чтобы выделить свою продукцию, сделать её узнаваемой и запоминающейся, компании наносят на товар или его упаковку уникальные обозначения, в первую очередь — товарные знаки.
Товарный знак формирует устойчивую ассоциацию между конкретным производителем и его продуктом. Благодаря ему потребитель может быстро и уверенно узнавать товар нужного бренда. Именно через визуальный контакт с товарным знаком на упаковке или самом изделии и возникает эта важная ассоциативная связь между брендом, товаром и его изготовителем.
А каким образом формируется эта ассоциативная связь, если товарный знак скрыт от глаз потребителя и находится не на поверхности товара или упаковки, а внутри товара? На этот вопрос сейчас пытается ответить вместе с заявителями товарных знаков патентное ведомство США (далее - USPTO).
Товарный знак формирует устойчивую ассоциацию между конкретным производителем и его продуктом. Благодаря ему потребитель может быстро и уверенно узнавать товар нужного бренда. Именно через визуальный контакт с товарным знаком на упаковке или самом изделии и возникает эта важная ассоциативная связь между брендом, товаром и его изготовителем.
А каким образом формируется эта ассоциативная связь, если товарный знак скрыт от глаз потребителя и находится не на поверхности товара или упаковки, а внутри товара? На этот вопрос сейчас пытается ответить вместе с заявителями товарных знаков патентное ведомство США (далее - USPTO).
Товарный знак для цвета желтка
4 марта 2022 года в USPTO поступила заявка на регистрацию товарного знака для цвета определенного оттенка для яичного желтка.
4 марта 2022 года в USPTO поступила заявка на регистрацию товарного знака для цвета определенного оттенка для яичного желтка.
The mark consists of the color orange (Pantone 2013/ HEX #FF9800) as applied to an egg yolk; the dotted lines are not part of the mark and serve only to show placement of the mark on the goods.
Заявленный на регистрацию товарный знак
В мае 2023 года USPTO отказало в регистрации этого знака на основании функциональности заявленного товарного знака и отсутствия у него различительной способности.
Функциональность товарного знака
Суть доктрины функциональности заключается в том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения с признаками, которые носят исключительно утилитарный или эстетический характер, то есть являются неотъемлемыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства или существенно влияют на стоимость или качество товара. Если товарный знак помимо своей основной функции — идентификации происхождения товара (то есть отличия товаров или услуг одного производителя от аналогичных товаров или услуг других производителей) — выполняет дополнительные функции, ему может быть отказано в правовой охране в соответствии с доктриной функциональности.
В США цвет, заявленный в качестве товарного знака, может быть признан функциональным. В этом случае ему отказывают в правовой охране, даже если он приобрёл различительную способность. "Цвет в качестве товарного знака может быть признан функциональным, если он предоставляет конкурентное преимущество в виде экономической выгоды для производителя или при использовании товара" (Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.). Например, функциональным признан желтый или оранжевый цвет для знаков безопасности (Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd), розовый цвет признан функциональным в отношении перевязочных хирургических материалов, поскольку цвет товара воспроизводит цвет кожи европейцев (In re Ferris Corp.).
Учитывая вышеизложенное, эксперт пришел к выводу, что заявленный цвет является естественным, натуральным цветом товара, неотъемлемой частью товара, а не товарным знаком.
Отсутствие различительной способности
Законодательство США о товарных знаках устанавливает, что цвет сам по себе не обладает изначальной различительной способностью. Соответственно, цветовые обозначения изначально не могут выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары или услуги одного производителя.
Американская судебная практика исходит из того, что потребители традиционно воспринимают цвет как декоративный или функциональный элемент товара, а не как указание на конкретный источник происхождения. Особенно это касается отраслей, где использование определённого цвета стало стандартной практикой.
Однако если заявитель докажет, что цвет приобрёл различительную способность (acquired distinctiveness) — то есть потребители устойчиво ассоциируют этот цвет именно с товарами определённого производителя, — такому цветовому знаку может быть предоставлена правовая охрана.
Таким образом, заявителю знака необходимо предоставить убедительные доказательства приобретенной различительной способности.
Функциональность товарного знака
Суть доктрины функциональности заключается в том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения с признаками, которые носят исключительно утилитарный или эстетический характер, то есть являются неотъемлемыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства или существенно влияют на стоимость или качество товара. Если товарный знак помимо своей основной функции — идентификации происхождения товара (то есть отличия товаров или услуг одного производителя от аналогичных товаров или услуг других производителей) — выполняет дополнительные функции, ему может быть отказано в правовой охране в соответствии с доктриной функциональности.
В США цвет, заявленный в качестве товарного знака, может быть признан функциональным. В этом случае ему отказывают в правовой охране, даже если он приобрёл различительную способность. "Цвет в качестве товарного знака может быть признан функциональным, если он предоставляет конкурентное преимущество в виде экономической выгоды для производителя или при использовании товара" (Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.). Например, функциональным признан желтый или оранжевый цвет для знаков безопасности (Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd), розовый цвет признан функциональным в отношении перевязочных хирургических материалов, поскольку цвет товара воспроизводит цвет кожи европейцев (In re Ferris Corp.).
Учитывая вышеизложенное, эксперт пришел к выводу, что заявленный цвет является естественным, натуральным цветом товара, неотъемлемой частью товара, а не товарным знаком.
Отсутствие различительной способности
Законодательство США о товарных знаках устанавливает, что цвет сам по себе не обладает изначальной различительной способностью. Соответственно, цветовые обозначения изначально не могут выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары или услуги одного производителя.
Американская судебная практика исходит из того, что потребители традиционно воспринимают цвет как декоративный или функциональный элемент товара, а не как указание на конкретный источник происхождения. Особенно это касается отраслей, где использование определённого цвета стало стандартной практикой.
Однако если заявитель докажет, что цвет приобрёл различительную способность (acquired distinctiveness) — то есть потребители устойчиво ассоциируют этот цвет именно с товарами определённого производителя, — такому цветовому знаку может быть предоставлена правовая охрана.
Таким образом, заявителю знака необходимо предоставить убедительные доказательства приобретенной различительной способности.
Ответ заявителя
Отсутствие функциональности
В ответе на запрос экспертизы заявитель сообщил следующее.
Характеристика товара считается функциональной, если она является обязательной составляющей для использования или предназначения товара или от нее зависит стоимость или качество товара.
Согласно заключению эксперта, заявленный знак представляет собой естественный цвет яичного желтка. Однако это утверждение не соответствует действительности.
Натуральным цветом яичного желтка является жёлтый. Заявленный же оранжевый оттенок существенно отличается от естественного цвета и обладает высокой степенью уникальности. Именно эта уникальность позволяет ему эффективно выполнять функцию идентификатора конкретного производителя.
При этом оранжевый цвет не придаёт яичному желтку никаких функциональных или потребительских преимуществ и не является необходимым для его использования.
Цель доктрины функциональности заключается в том, чтобы не допустить монополизации одной компанией полезных, утилитарных характеристик товара, позволяющих ей необоснованно сдерживать здоровую конкуренцию без получения патента.
Как указывал заявитель, в данном случае цвет яичного желтка не является функциональной характеристикой товара. Следовательно, предоставление правовой охраны конкретному оттенку оранжевого цвета не противоречит доктрине функциональности.
Указанный цвет не даёт заявителю каких-либо конкурентных преимуществ, в связи с чем отсутствует необходимость оставлять его в свободном, общем пользовании.
Отсутствие функциональности
В ответе на запрос экспертизы заявитель сообщил следующее.
Характеристика товара считается функциональной, если она является обязательной составляющей для использования или предназначения товара или от нее зависит стоимость или качество товара.
Согласно заключению эксперта, заявленный знак представляет собой естественный цвет яичного желтка. Однако это утверждение не соответствует действительности.
Натуральным цветом яичного желтка является жёлтый. Заявленный же оранжевый оттенок существенно отличается от естественного цвета и обладает высокой степенью уникальности. Именно эта уникальность позволяет ему эффективно выполнять функцию идентификатора конкретного производителя.
При этом оранжевый цвет не придаёт яичному желтку никаких функциональных или потребительских преимуществ и не является необходимым для его использования.
Цель доктрины функциональности заключается в том, чтобы не допустить монополизации одной компанией полезных, утилитарных характеристик товара, позволяющих ей необоснованно сдерживать здоровую конкуренцию без получения патента.
Как указывал заявитель, в данном случае цвет яичного желтка не является функциональной характеристикой товара. Следовательно, предоставление правовой охраны конкретному оттенку оранжевого цвета не противоречит доктрине функциональности.
Указанный цвет не даёт заявителю каких-либо конкурентных преимуществ, в связи с чем отсутствует необходимость оставлять его в свободном, общем пользовании.
Реклама товара заявителя
Знак обладает различительной способностью
Заявитель не согласился с экспертом, что оранжевый цвет является стандартным цветом яичного желтка, наоборот, заявитель считает этот цвет для яичной индустрии нестандартным и очень редким. Соответственно, по мнению заявителя, заявленный знак обладает различительной способностью.
Тем не менее, поскольку эксперт счел необходимым доказать приобретенную различительную способность знака, заявитель предоставил следующие доказательства, подтверждающие, что у потребителей возникает ассоциация между заявленным на регистрацию цветом и заявителем (производителем яиц):
Заявитель не согласился с экспертом, что оранжевый цвет является стандартным цветом яичного желтка, наоборот, заявитель считает этот цвет для яичной индустрии нестандартным и очень редким. Соответственно, по мнению заявителя, заявленный знак обладает различительной способностью.
Тем не менее, поскольку эксперт счел необходимым доказать приобретенную различительную способность знака, заявитель предоставил следующие доказательства, подтверждающие, что у потребителей возникает ассоциация между заявленным на регистрацию цветом и заявителем (производителем яиц):
- расходы на рекламу за последний год составили 2 миллиона долларов США, причем 20% этих расходов были направлены именно на рекламу цвета желтка;
- отзывы потребителей о продукте;
- интервью топ-менеджеров компании разным СМИ;
- на 30 октября 2023 года доход компании составил более 21 млн. долларов США;
- продукт представлен в более, чем 7500 магазинах по всей стране;
- компания The Happy Egg Co., заявитель знака, создана в 2012 году, до этого момента создатели компании сотрудничали с местными фермерами много лет с целью вывода породы кур, которая благодаря определенному откорму и свободному выгулу, сможет нести яйца с вкусным желтком темно-оранжевого цвета. В результате такая пород кур была выведена;
- цвет желтка яиц от производителя Happy Egg связан с определенным вкусом продукта, поэтому у покупателей цвет желтка еще ассоциируется и с качеством продукта определенного производителя;
- конкуренты не рекламируют свой товар с акцентом на уникальный цвет желтка.
Реклама товара заявителя
Дополнительный запрос эксперта
В сентябре 2024 года эксперт направил заявителю дополнительный запрос, в котором не снял ранее заявленные основания для отказа в регистрации товарного знака.
Эксперт обосновал функциональность заявленного знака тем, что указанный цвет соответствует естественному пигменту яичного желтка. При этом более насыщенный оттенок может быть получен недорогим способом в процессе производства. В подтверждение своей позиции эксперт приложил статьи, согласно которым цвет яичных желтков существенно варьируется в зависимости от рациона кур — от светло-желтого до тёмно-оранжевого.
В сентябре 2024 года эксперт направил заявителю дополнительный запрос, в котором не снял ранее заявленные основания для отказа в регистрации товарного знака.
Эксперт обосновал функциональность заявленного знака тем, что указанный цвет соответствует естественному пигменту яичного желтка. При этом более насыщенный оттенок может быть получен недорогим способом в процессе производства. В подтверждение своей позиции эксперт приложил статьи, согласно которым цвет яичных желтков существенно варьируется в зависимости от рациона кур — от светло-желтого до тёмно-оранжевого.
Материалы из запроса эксперта
Эксперт также указал, что длительное использование заявленного товарного знака само по себе не подтверждает его различительную способность. Для подтверждения различительной способности цвета заявитель должен был предоставить доказательства того, что конкретный оттенок яичного желтка устойчиво ассоциируется в сознании потребителей с определенным производителем (источником происхождения товара). Однако таких доказательств заявителем предоставлено не было.
Также эксперт в дополнительном запросе предложил заявителю ответить на следующие вопросы:
• является ли конкретный оттенок желтка результатом применения новой технологии;
• охраняется ли заявленный товарный знак патентом;
• является ли указанный цвет результатом простого и недорогого метода производства;
• связан ли цвет желтка со вкусовыми качествами продукта или иными его характеристиками.
Таким образом, у эксперта сохранялись сомнения в том, что заявленное обозначение не обладает утилитарной (функциональной) функцией.
Кроме того, эксперт задал еще один очень важный вопрос, касающийся использования заявленного товарного знака: каким образом потребители могут увидеть заявленный товарный знак в точке продажи товара?
Также эксперт в дополнительном запросе предложил заявителю ответить на следующие вопросы:
• является ли конкретный оттенок желтка результатом применения новой технологии;
• охраняется ли заявленный товарный знак патентом;
• является ли указанный цвет результатом простого и недорогого метода производства;
• связан ли цвет желтка со вкусовыми качествами продукта или иными его характеристиками.
Таким образом, у эксперта сохранялись сомнения в том, что заявленное обозначение не обладает утилитарной (функциональной) функцией.
Кроме того, эксперт задал еще один очень важный вопрос, касающийся использования заявленного товарного знака: каким образом потребители могут увидеть заявленный товарный знак в точке продажи товара?
На первый взгляд ответ на этот вопрос может показаться очевидным: достаточно разместить изображение яичного желтка соответствующего цвета на упаковке, и потребитель при визуальном контакте с товаром сразу поймёт, что перед ним именно тот продукт, который он желает приобрести.
Однако ситуация значительно сложнее. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено не изображение желтка, которое можно было бы размещать на упаковке и в рекламных материалах, а цветовой товарный знак — конкретный оттенок цвета определённой части товара (самого яичного желтка).
Следует отметить, что даже изображение яичного желтка, скорее всего, не прошло бы регистрацию, поскольку такое обозначение носит описательный характер в отношении товара «яичные желтки» и не обладает различительной способностью.
Стандартная ассоциативная цепочка при использовании товарного знака выглядит следующим образом: потребитель видит обозначение на товаре или его упаковке, у него возникает ассоциация с конкретным производителем и особыми характеристиками его продукции, после чего принимается решение о покупке или об отказе от покупки.
В таком случае ассоциация с конкретным производителем должна была бы формироваться именно по цвету определённой части товара — цвету яичного желтка.
Однако возникает принципиальный вопрос: может ли такая ассоциация возникнуть, если идентификатор товарного знака (цвет желтка) скрыт внутри продукта и недоступен для визуального восприятия потребителем в точке продажи? Каким образом «невидимый» для потребителя товарный знак способен выполнять свою основную функцию — служить идентификатором, позволяющим отличать товары одного производителя от аналогичных товаров других производителей и устойчиво ассоциироваться с конкретным правообладателем?
Заявитель не представил ответы на указанные вопросы. В результате заявка была признана отозванной.
Однако ситуация значительно сложнее. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено не изображение желтка, которое можно было бы размещать на упаковке и в рекламных материалах, а цветовой товарный знак — конкретный оттенок цвета определённой части товара (самого яичного желтка).
Следует отметить, что даже изображение яичного желтка, скорее всего, не прошло бы регистрацию, поскольку такое обозначение носит описательный характер в отношении товара «яичные желтки» и не обладает различительной способностью.
Стандартная ассоциативная цепочка при использовании товарного знака выглядит следующим образом: потребитель видит обозначение на товаре или его упаковке, у него возникает ассоциация с конкретным производителем и особыми характеристиками его продукции, после чего принимается решение о покупке или об отказе от покупки.
В таком случае ассоциация с конкретным производителем должна была бы формироваться именно по цвету определённой части товара — цвету яичного желтка.
Однако возникает принципиальный вопрос: может ли такая ассоциация возникнуть, если идентификатор товарного знака (цвет желтка) скрыт внутри продукта и недоступен для визуального восприятия потребителем в точке продажи? Каким образом «невидимый» для потребителя товарный знак способен выполнять свою основную функцию — служить идентификатором, позволяющим отличать товары одного производителя от аналогичных товаров других производителей и устойчиво ассоциироваться с конкретным правообладателем?
Заявитель не представил ответы на указанные вопросы. В результате заявка была признана отозванной.
Это не первый пример так называемого "товарного знака-невидимки". К подобным товарным знакам относится изображение среза батончика SNICKERS.
Потребитель видит этот знак только после вскрытия упаковки или при непосредственном употреблении продукта — например, когда откусывает батончик. Но в отличие от заявленного цвета яичного желтка, данный товарный знак является изобразительным. При этом на самой упаковке шоколадных батончиков Snickers он обычно отсутствует и преимущественно используется в рекламных материалах.
Потребитель видит этот знак только после вскрытия упаковки или при непосредственном употреблении продукта — например, когда откусывает батончик. Но в отличие от заявленного цвета яичного желтка, данный товарный знак является изобразительным. При этом на самой упаковке шоколадных батончиков Snickers он обычно отсутствует и преимущественно используется в рекламных материалах.
Товарный знак для изображения среза батончика SNICKERS
Таким образом, возникает принципиальный вопрос: каким образом товарный знак может выполнять свою основную функцию — выступать идентификатором товаров конкретного производителя, — если он визуально отсутствует как на самом товаре, так и на его упаковке?
Цепочка ассоциаций в данном случае работает следующим образом: при виде батончика SNICKERS потребитель автоматически (неосознанно) вспоминает зарегистрированный товарный знак - изображение среза батончика. Таким образом, потребитель принимает решение о покупке не на основании прямого визуального восприятия знака, а на основании сформированного в памяти образа.
Для возникновения такой устойчивой ассоциации потребитель должен был неоднократно видеть товар и соответствующий товарный знак вместе. Только при многократном повторении (эффект многократного воздействия) обозначение начинает автоматически всплывать в сознании при виде самого продукта. Этот эффект, как правило, достигается за счёт интенсивной и длительной рекламной кампании, которая прочно закрепляет в сознании потребителей связь между товарным знаком, товаром и производителем.
При этом расходы компании Mars на рекламу батончиков SNICKERS исчисляются миллиардами долларов США.
В приведенных примерах восприятие товарного знака принципиально иное: потребитель не видит сам товарный знак, а лишь представлять его в сознании при виде товара.
"Невидимый" товарный знак - что же это такое? Новый вид товарного знака, способ ухода от патентования метода производства или стремление для создания монопольного положения производителя?
Ответить на эти вопросы будет возможно по мере формирования практики. Такая практика уже начинает складываться, ведь есть еще один "товарный знак - невидимка".
Продолжение во второй части статьи.
Из Рекламы в Товарные Знаки: Поперечный Срез Батончика SNICKERS (часть 1)
Из Рекламы в Товарные Знаки: Поперечный Срез Батончика SNICKERS (часть 2)
Цепочка ассоциаций в данном случае работает следующим образом: при виде батончика SNICKERS потребитель автоматически (неосознанно) вспоминает зарегистрированный товарный знак - изображение среза батончика. Таким образом, потребитель принимает решение о покупке не на основании прямого визуального восприятия знака, а на основании сформированного в памяти образа.
Для возникновения такой устойчивой ассоциации потребитель должен был неоднократно видеть товар и соответствующий товарный знак вместе. Только при многократном повторении (эффект многократного воздействия) обозначение начинает автоматически всплывать в сознании при виде самого продукта. Этот эффект, как правило, достигается за счёт интенсивной и длительной рекламной кампании, которая прочно закрепляет в сознании потребителей связь между товарным знаком, товаром и производителем.
При этом расходы компании Mars на рекламу батончиков SNICKERS исчисляются миллиардами долларов США.
В приведенных примерах восприятие товарного знака принципиально иное: потребитель не видит сам товарный знак, а лишь представлять его в сознании при виде товара.
"Невидимый" товарный знак - что же это такое? Новый вид товарного знака, способ ухода от патентования метода производства или стремление для создания монопольного положения производителя?
Ответить на эти вопросы будет возможно по мере формирования практики. Такая практика уже начинает складываться, ведь есть еще один "товарный знак - невидимка".
Продолжение во второй части статьи.
Из Рекламы в Товарные Знаки: Поперечный Срез Батончика SNICKERS (часть 1)
Из Рекламы в Товарные Знаки: Поперечный Срез Батончика SNICKERS (часть 2)
