По мнению эксперта, заявленные знаки состоят из элементов, которые выполняют декоративную функцию, а не функцию товарного знака (идентификация конкретного производителя конкретных товаров/услуг). Доказательств о приобретенной различительной способности заявитель не предоставлял. После этого от заявителя поступило две апелляции на решения об отказе в TTAB.
TTAB применил четырёхступенчатый тест, установленный в решении Федерального окружного суда по делу Seabrook, для определения того, обладает ли торговое оформление в заявленных знаках различительной способностью:
1. являются ли заявленные знаки «обычными» базовыми формами или дизайнами;
2. являются ли заявленные знаки уникальными или необычными в конкретной области;
3. представляют ли собой заявленные знаки всего лишь доработкой общеизвестных форм, которые потребители воспринимают скорее как украшение товара, а не как указание на его происхождение;
4. способны ли заявленные знаки создать коммерческое впечатление, отличающееся от сопровождающих его слов (то есть идентифицирует ли потребитель сам внешний вид товара/услуги без привязи к названию бренда).
Общий акцент при анализе различительной способности «заключается в том, обладает ли торговое оформление таким дизайном, что покупатель будет немедленно полагаться на него для отличия данного продукта от продукта конкурирующих производителей; если да, то он обладает различительной способностью». Chippendales, 622 F.3d at 1352.
Являются ли заявленные знаки «обычными» базовыми формами или дизайнами?
На первый вопрос теста TTAB ответил отрицательно. Ссылаясь на доказательства в деле, TTAB установил, что заявленный дизайн не является обычным, то есть он сложнее, чем дизайны, которые состоят из простых геометрических фигур, как треугольник, круг, овал, квадрат.
Являются ли заявленные знаки уникальными или необычными в конкретной области?
Эксперт представил доказательства, демонстрирующие, что множество ресторанов используют один или несколько элементов оформления, которые присутствуют в заявленных знаках. В частности, эксперт выявил как минимум девять ресторанов, в которых частью оформления является одна или несколько кирпичных стен, 12 ресторанов с барной стойкой, фасад которой отделан кирпичами или деревом, 8 ресторанов, где финишный прилавок выполняет функцию барной стойки, 12 ресторанов, в которых ротиссери-гриль приводится в работу с помощью колеса.
Заявитель признал, что некоторые представленные экспертом открытые кухни других ресторанов включают элементы, такие как кирпичи, грили, удлинённые столы и другие современные элементы дизайна, но утверждал, что ни одна из них не демонстрирует полную комбинацию элементов, воплощённую в заявленных знаках.
Но основе приведенных примеров экспертом TTAB сделал вывод, что элементы дизайна ресторана заявителя не являются уникальными, наоборот, в индустрии общественного питания они являются стандартными.
Представляют ли собой заявленные знаки всего лишь доработкой общеизвестных форм, которые потребители воспринимают скорее как украшение товара, а не как указание на его происхождение?
Как обсуждалось выше и как признаёт заявитель, многие рестораны используют те же элементы, которые указаны в заявленных знаках, причём многие включают комбинации этих элементов. Это доказывает, что заявленные знаки представляют собой, в лучшем случае, всего лишь усовершенствования или вариации существующего торгового оформления в ресторанной индустрии.
TTAB пришел к выводу, что в расположении элементов заявителя нет ничего уникального, поскольку оно, по-видимому, диктуется функциональными соображениями. В частности, финишный прилавок, где сотрудники кухни наносят последние штрихи на блюда, напрямую соединён с барной стойкой, за которой сидят посетители. Подготовительный прилавок расположен непосредственно за финишным прилавком и перед грилем-ротиссером, что позволяет еде беспрепятственно перемещаться от этапа приготовления к подготовке и финальной отделке. Гриль-ротиссер размещён в глубине открытой кухни, чтобы тепло и открытое пламя находились на максимальном расстоянии от посетителей, сидящих у барной стойки. Аналогичные планировки также встречаются в перечисленных экспертом других заведениях.
По третьему пункту теста TTAB установил, что заявленные знаки лишь незначительно отличаются от дизайна многих других ресторанов, которые уже используют те же элементы. Даже если, как утверждает заявитель, в отрасли не существует идентичного или существенно сходного торгового оформления, которое воспроизводило бы полную комбинацию элементов заявленных заявителем, торговое оформление в заявленных знаках всё равно не обладает различительной способностью.
Вывод TTAB
Таким образом, заявленные знаки отвечают второму и третьему факторам Seabrook теста и, соответственно, не обладают различительной способностью. Chippendales, 622 F.3d at 1351 («Если знак удовлетворяет любому из первых трёх факторов [Seabrook], он не обладает различительной способностью.»). Соответственно, рассматривать четвертый фактор теста не имело смысла.
Заявленые знаки будут восприниматься посетителями ресторанов заявителя просто как часть общего декора или атмосферы ресторанов заявителя. Учитывая широкое использование заявленных элементов и распространённое расположение этих элементов в других ресторанах, гости вряд ли будут воспринимать этот декор или атмосферу как идентифицирующие и отличающие источник услуг ресторанов заявителя.
Приобретенная различительная способность (acquired distinctiveness)
Согласно Section 2(f) of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1052(f), обозначение, не обладающее различительной способностью, тем не менее, может быть зарегистрировано в Основном реестре (Principal Register), если материалы дела устанавливают, что заявленный знак приобрёл различительную способность.
Заявитель представил следующие доказательства в пользу приобретенной различительной способности:
• Декларацию менеджера заявителя, подтверждающую длительное непрерывное использование знаков в течение не менее пяти лет;
• Скриншоты публикаций в социальных сетях от одного из конкурентов заявителя — Carnicero Group, на которых изображён дизайн интерьера ресторана конкурента (доказательство умышленного копирования интерьера ресторанов заявителя);
• Статью от 13 августа 2020 года из Miami New Times;
• Записи о клиентском трафике;
• Расходы на рекламу.
TTAB согласился с экспертом в том, что представленные заявителем доказательства не демонстрируют, что дизайн интерьера приобрёл различительную способность в сознании потребителя. Поскольку знаки состоят из стандартных элементов одного продолжительного использования (более 5 лет) недостаточно. Представленные расходы на телевизионную рекламу не отражают, что именно рекламировалось, каким образом и какая общая сумма была потрачена на рекламу. Что касается информации и трафике посетителей, она не отражает общее количество посетителей за определенный период времени. Информация о доле посетителей, расплачивающейся наличными или кредитной картой, не помогает подтвердить приобретенную различительную способность.
Что касается скриншотов с изображением ресторана конкурента, TTAB подтвердил, что сходства ограничиваются теми элементами, которые отражают общие черты дизайна ресторана с открытой кухней, а не какие-либо особенности интерьера ресторанов заявителя. Кроме того, даже быстрый просмотр интерьеров заявителя и конкурента на предоставленных заявителем фотографиях не выявляет какого-либо поразительного сходства, которое могло бы обосновать вывод о намеренном копировании.