29.09.2023
Бейсболка с Мороженым, Или Спор Бывших Бизнес-Партнеров Из-За Товарного Знака Для Упаковки Мороженого
Основное положение: ЕС: Недобросовестное поведение заявителя в момент подачи заявки на регистрацию товарного знака является основанием для прекращения правовой охраны этого знака.
15 сентября 2022 года против объемного товарного знака ЕС для формы бейсболки было подано заявление об аннулировании. Заявитель просил аннулировать товарный знак в отношении всех охраняемых товаров 21 класса (кружки и стаканы) и 30 класса (различные виды мороженого, фруктового льда, замороженного йогурта, сорбета). Товарный знак был зарегистрирован и охраняется в ЕС с октября 2018 года.
Против правовой охраны вышеуказанного товарного знака выступила компания по производству и продаже мороженого Ice'N'Go из Венгрии. Компания была основана в 2008 году и практически сразу завоевала популярность, привлекая внимание потребителей очень необычной формой мороженого и его способом подачи - гранулированное мороженое подается в небольших пластиковых формах в виде бейсболок. Дела компании шли очень хорошо и в 2011 году было принято решение выходить на новые рынки за пределы Венгрии. Расширение компания решила начать с Польши.
Против правовой охраны вышеуказанного товарного знака выступила компания по производству и продаже мороженого Ice'N'Go из Венгрии. Компания была основана в 2008 году и практически сразу завоевала популярность, привлекая внимание потребителей очень необычной формой мороженого и его способом подачи - гранулированное мороженое подается в небольших пластиковых формах в виде бейсболок. Дела компании шли очень хорошо и в 2011 году было принято решение выходить на новые рынки за пределы Венгрии. Расширение компания решила начать с Польши.
Фото: социальные сети Ice'N'Go
Для этих целей в Польше была организована компания Ice'N'Go Polska, которая работала по договору франчайзинга с венгерской компанией. Венгерская компания снабжала польскую различными предметами и товарами для ведения бизнеса, в том числе оборудованием, мороженым и формами упаковки в виде бейсболок.
До 2016 года сотрудничество компаний шло очень хорошо, но затем в 2016 году, по словам венгерской Ice'N'Go, польская компания неожиданно прекратила с ней связь. В это же время в Венгрии заметили, что в Польше появилась новая компания Exploro, которая продавала мороженое в аналогичной упаковке в форме бейсболок. Как выяснилось, в руководство новой компании вошел бывший секретарь главы правления Ice'N'Go Polska. Также в 2018 году главой правления Exploro был назначен бывший глава правления Ice'N'Go Polska, он же стал единоличным владельцем Exploro, которая в октябре 2018 года сменила название на Mini Melts sp. z o.o.
Более того, 8 октября 2018 года от имени данной компании в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (далее - EUIPO) был заявлен на регистрацию объемный товарный знак для формы бейсболки для товаров 21 и 30 классов. 6 февраля 2019 года товарный знак был зарегистрирован. А в 2022 году новые польские партнеры венгерской Ice'N'Go стали получать письма от польской Mini Melts sp. z o.o. с требованиями прекратить нарушение права на товарный знак путем использования упаковки мороженого в виде бейсболки. По мнению венгерской Ice'N'Go, на момент подачи заявки на регистрацию данного товарного знака, польский правообладатель точно знал о существовании бизнеса венгерского производителя мороженого, что доказывает его недобросовестное поведение.
До 2016 года сотрудничество компаний шло очень хорошо, но затем в 2016 году, по словам венгерской Ice'N'Go, польская компания неожиданно прекратила с ней связь. В это же время в Венгрии заметили, что в Польше появилась новая компания Exploro, которая продавала мороженое в аналогичной упаковке в форме бейсболок. Как выяснилось, в руководство новой компании вошел бывший секретарь главы правления Ice'N'Go Polska. Также в 2018 году главой правления Exploro был назначен бывший глава правления Ice'N'Go Polska, он же стал единоличным владельцем Exploro, которая в октябре 2018 года сменила название на Mini Melts sp. z o.o.
Более того, 8 октября 2018 года от имени данной компании в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (далее - EUIPO) был заявлен на регистрацию объемный товарный знак для формы бейсболки для товаров 21 и 30 классов. 6 февраля 2019 года товарный знак был зарегистрирован. А в 2022 году новые польские партнеры венгерской Ice'N'Go стали получать письма от польской Mini Melts sp. z o.o. с требованиями прекратить нарушение права на товарный знак путем использования упаковки мороженого в виде бейсболки. По мнению венгерской Ice'N'Go, на момент подачи заявки на регистрацию данного товарного знака, польский правообладатель точно знал о существовании бизнеса венгерского производителя мороженого, что доказывает его недобросовестное поведение.
Товарный знак ЕС на имя Mini Melts sp. z.o.o.
Правообладатель зарегистрированного товарного знака ЕС ответил следующее. В 2016 году польская компания заключила соглашение с американской компанией Mini Melts Inc., которая предоставила согласие польскому партнеру на регистрацию данного товарного знака. Mini Melts Inc. производит и продает гранулированное мороженое с 1990х гг. в США и Южной Корее. Одной из форм упаковок мороженого является форма в виде бейсболки. Соответственно, венгерский производитель скопировал концепцию бизнеса с американского. Обвинение в собственном недобросовестном поведении польский правообладатель полностью отрицает, объясняя следующим. В 2016 году из-за определенных решений венгерской Ice'N'Go дела польской Ice'N'Go Polska заметно ухудшились, объемы продаж значительно снизились. Глава правления Ice'N'Go Polska продал свою долю в компании и приобрел долю в Mini Melts sp. z o.o. То есть, по мнению главы правления польской компании, было принято обычное деловое решение согласно положению текущих дел.
Интересно, что венгерская Ice'N'Go подала в EUIPO заявку на регистрацию объемного товарного знака для формы бейсболки с изображенным на ней словесным элементом Ice'N'Go! для аналогичных товаров 21 и 30 классов. В сентября 2019 товарный знак ЕС был зарегистрирован. Но компания об этом не заявила в своем заявлении об аннулировании, указав основанием аннулирования спорной регистрации - недобросовестное поведение заявителя в момент подачи заявки на регистрацию. Выбор венгерской Ice'N'Go данной стратегии аннулирования объясним - товарный знак венгерской Ice'N'Go был зарегистрирован почти на один год позже, соответственно, заявить о своих более ранних правах венгерская компания не может. По такому пути аннулирования знака конкурента может пойти польская компания.
Интересно, что венгерская Ice'N'Go подала в EUIPO заявку на регистрацию объемного товарного знака для формы бейсболки с изображенным на ней словесным элементом Ice'N'Go! для аналогичных товаров 21 и 30 классов. В сентября 2019 товарный знак ЕС был зарегистрирован. Но компания об этом не заявила в своем заявлении об аннулировании, указав основанием аннулирования спорной регистрации - недобросовестное поведение заявителя в момент подачи заявки на регистрацию. Выбор венгерской Ice'N'Go данной стратегии аннулирования объясним - товарный знак венгерской Ice'N'Go был зарегистрирован почти на один год позже, соответственно, заявить о своих более ранних правах венгерская компания не может. По такому пути аннулирования знака конкурента может пойти польская компания.
Товарный знак ЕС на имя Ice'N'Go
Компания Mini Melts sp. z o.o. настаивала на том, что просто знание о существовании обозначения не является доказательством недобросовестного поведения. Более того, на момент подачи заявки на регистрацию польским заявителем, венгерская Ice'N'Go не являлась правообладателем зарегистрированного товарного знака ни в Венгрии, ни в ЕС.
Рассмотрев заявления сторон, Отдел возражений пришел к следующим выводам.
Статья 59 (1)(b) Постановления Европейского Парламента и Совета ЕС 2017/1001 предусматривает возможность аннулирования правовой охраны товарного знака, если заявитель в момент подачи заявки на регистрацию действовал недобросовестно. Законодательство ЕС не устанавливает четкие критерии "недобросовестности". Тем не менее, согласно сложившейся практике, для установления недобросовестности, во-первых, необходимо доказать нечестные намерения правообладателя товарного знака, а, во-вторых, доказать, что поведение заявителя на момент подачи заявки отличалось от стандартного и принятого поведения в коммерческих и деловых отношениях. Бремя доказывания лежит на лице, которое подает заявление об аннулировании.
Отдел возражений согласился, что ключевая фигура в этой истории - глава правления польской Ice'N'Go Polska. В компании он появился в июне 2012 года в качестве партнера, то есть некоторое время спустя после ее создания. В 2015 году он подписывал продление договора франшизы с венгерским партнером. Соответсвенно, на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака в 2018 году он был осведомлен о бизнесе венгерской Ice'N'Go, в том числе о фирменных формах упаковки мороженого в виде бейсболок.
Что касается нечестных намерений заявителя знака, Отдел возражений EUIPO принял во внимание два фактора. Первый - стороны в споре были партнерами по бизнесу, глава правления польской Ice'N'Go Polska полностью контролировал бизнес, то есть отношения между сторонами были достаточно тесными и предполагали доверительное и добросовестное поведение. Во-вторых, польский правообладатель пытался запретить новым партнерам Ice'N'Go вести бизнес в Польше на основании существования зарегистрированного товарного знака. Такой способ защиты прав возможен при определенных обстоятельствах, но в данном деле очевидно, что польский правообладатель использует зарегистрированный товарный знак для вытеснения с рынка бывшего венгерского партнера по бизнесу.
В отношении поведения правообладателя товарного знака Отдел возражений EUIPO заявил следующее. По факту глава правления польской Ice'N'Go Polska не нарушил никаких обязательств по договору франчайзинга, но это не доказывает, что он действовал добросовестно. Использование бизнес-модели бывшего венгерского партнера в Mini Melts sp. z o.o., создание новой компании практически за спиной венгерского партнера, подача заявки на регистрацию спорного товарного знака, который активно использовался в бизнесе партнера, и дальнейшие действия по препятствованию компании развиваться на рынке Польши, не являются обычным деловым поведением и стандартными бизнес решениями. Такое поведение свидетельствует о полном нарушении честных и добросовестных отношений между участниками рынка. Иными словами, правообладатель товарного знака не следовал честным и стандартным деловым отношениям, соответсвенно, заявка на товарный знак была подана в недобросовестных целях.
Что касается утверждения польского правообладателя о копировании венгерской Ice'N'Go бизнес-модели американской компании Mini Melts, Inc. по производству и продаже гранулированного мороженого в упаковке в форме бейсболки, данный факт остается не доказан. Представленные каталоги содержат фотографии гранулированного мороженого в стандартных стаканах. Более того, каталоги принадлежат корейской компании, деятельность которой осуществлялась в период с 1975 года по 2002 год. В любом случае, данные каталоги имеют отношение к корейскому рынку, а не европейскому, и никак не доказывают, что венгерская Ice'N'Go имела какие-то отношения или контакты с корейской компанией до своего создания.
Таким образом, Отдел возражений EUIPO поддержал заявление об аннулировании спорного знака в полном объеме, установив факт недобросовестности заявителя на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.
У Mini Melts sp. z o.o. есть право подать апелляцию на решение Отдела возражений EUIPO в течение двух месяцев.
Решение об аннулировании товарного знака от 26.09.2023
P.S. Первая Апелляционная Палата EUIPO оставило в силе решение Отдела возражений EUIPO.
Рассмотрев заявления сторон, Отдел возражений пришел к следующим выводам.
Статья 59 (1)(b) Постановления Европейского Парламента и Совета ЕС 2017/1001 предусматривает возможность аннулирования правовой охраны товарного знака, если заявитель в момент подачи заявки на регистрацию действовал недобросовестно. Законодательство ЕС не устанавливает четкие критерии "недобросовестности". Тем не менее, согласно сложившейся практике, для установления недобросовестности, во-первых, необходимо доказать нечестные намерения правообладателя товарного знака, а, во-вторых, доказать, что поведение заявителя на момент подачи заявки отличалось от стандартного и принятого поведения в коммерческих и деловых отношениях. Бремя доказывания лежит на лице, которое подает заявление об аннулировании.
Отдел возражений согласился, что ключевая фигура в этой истории - глава правления польской Ice'N'Go Polska. В компании он появился в июне 2012 года в качестве партнера, то есть некоторое время спустя после ее создания. В 2015 году он подписывал продление договора франшизы с венгерским партнером. Соответсвенно, на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака в 2018 году он был осведомлен о бизнесе венгерской Ice'N'Go, в том числе о фирменных формах упаковки мороженого в виде бейсболок.
Что касается нечестных намерений заявителя знака, Отдел возражений EUIPO принял во внимание два фактора. Первый - стороны в споре были партнерами по бизнесу, глава правления польской Ice'N'Go Polska полностью контролировал бизнес, то есть отношения между сторонами были достаточно тесными и предполагали доверительное и добросовестное поведение. Во-вторых, польский правообладатель пытался запретить новым партнерам Ice'N'Go вести бизнес в Польше на основании существования зарегистрированного товарного знака. Такой способ защиты прав возможен при определенных обстоятельствах, но в данном деле очевидно, что польский правообладатель использует зарегистрированный товарный знак для вытеснения с рынка бывшего венгерского партнера по бизнесу.
В отношении поведения правообладателя товарного знака Отдел возражений EUIPO заявил следующее. По факту глава правления польской Ice'N'Go Polska не нарушил никаких обязательств по договору франчайзинга, но это не доказывает, что он действовал добросовестно. Использование бизнес-модели бывшего венгерского партнера в Mini Melts sp. z o.o., создание новой компании практически за спиной венгерского партнера, подача заявки на регистрацию спорного товарного знака, который активно использовался в бизнесе партнера, и дальнейшие действия по препятствованию компании развиваться на рынке Польши, не являются обычным деловым поведением и стандартными бизнес решениями. Такое поведение свидетельствует о полном нарушении честных и добросовестных отношений между участниками рынка. Иными словами, правообладатель товарного знака не следовал честным и стандартным деловым отношениям, соответсвенно, заявка на товарный знак была подана в недобросовестных целях.
Что касается утверждения польского правообладателя о копировании венгерской Ice'N'Go бизнес-модели американской компании Mini Melts, Inc. по производству и продаже гранулированного мороженого в упаковке в форме бейсболки, данный факт остается не доказан. Представленные каталоги содержат фотографии гранулированного мороженого в стандартных стаканах. Более того, каталоги принадлежат корейской компании, деятельность которой осуществлялась в период с 1975 года по 2002 год. В любом случае, данные каталоги имеют отношение к корейскому рынку, а не европейскому, и никак не доказывают, что венгерская Ice'N'Go имела какие-то отношения или контакты с корейской компанией до своего создания.
Таким образом, Отдел возражений EUIPO поддержал заявление об аннулировании спорного знака в полном объеме, установив факт недобросовестности заявителя на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.
У Mini Melts sp. z o.o. есть право подать апелляцию на решение Отдела возражений EUIPO в течение двух месяцев.
Решение об аннулировании товарного знака от 26.09.2023
P.S. Первая Апелляционная Палата EUIPO оставило в силе решение Отдела возражений EUIPO.
