Отказ в регистрации был ожидаем. Законодательство о товарных знаках США устанавливает, что товарные знаки, состоящие из формы товара, не обладают различительной способностью, а значит, не могут выполнять функцию товарного знака.
Различительная способность товарного знака - важное условие для его регистрации, которое заключается в непохожести и оригинальности обозначения по сравнению с другими обозначениями, которые используются на рынке в отношении аналогичных товаров.
Тем не менее, если заявитель сможет доказать, что обозначение, состоящее из формы товара, приобрело различительную способность, то есть потребители могут ассоциировать обозначение с источником его происхождения (производителем), такому обозначению может быть предоставлена правовая охрана.
Если доказать различительную способность все-таки не удается, есть возможность согласиться на перенос товарного знака из Основного Реестра (Principal Register) в Дополнительный Реестр (Supplemental Register). В системе регистрации товарных знаков США используется два реестра - Основной и Дополнительный. Основной Реестр используется для сильных товарный знаков, обладающих различительной способностью. Дополнительный Реестр используется для более слабых товарных знаков, которые со временем могут стать сильными и приобрести различительную способность. Правообладатель товарного знака из Дополнительного Реестра имеет право защищать свой товарный знак от потенциальных нарушителей, а USPTO учитывает действие знаков из Дополнительного Реестра при проведение поисков по товарным знакам и может отказать в регистрации более поздним товарным знакам, сходным с товарными знаками из Дополнительного Реестра. Более того, товарный знак может перейти из Дополнительного Реестра в Основной в случае его интенсивного и продолжительного использования, в результате которого он приобретает различительную способность. Согласно практике, обычно такой переход возможен через 5 лет после регистрации, но этот срок не установлен законом, поэтому могут быть варианты.
По данной заявке USPTO предложило заявителю предоставить доказательства приобретенной различительной способности заявленного товарного знака для сырных кубиков в США, среди которых могут быть документы, подтверждающие расходы на рекламу, объемы продаж, опросы потребителей, публикации в СМИ и др., или перенести товарный знак в Дополнительный Реестр.
В ответ заявитель предоставил рекламные материалы, но поскольку данной информации было недостаточно для доказательства приобретенной различительной способности, заявитель попросил ведомство перенести товарный знак в Дополнительный Реестр.
В итоге, 21 декабря 2021 года (да, ровно 2 года тому назад! и это совпадение, что я пишу об этом сегодня) заявленный товарный знак для жареного сыра в форме куба был зарегистрирован в качестве товарного знака.