USPTO отказало в регистрации по той причине, что товарный знак состоит из формы товара и не обладает различительной способностью.
Законодательство о товарных знаках США устанавливает, что товарные знаки, состоящие из формы товара, не обладают различительной способностью, а значит не могут выполнять функцию товарного знака.
Различительная способность товарного знака - важное условие для его регистрации, которое заключается в непохожести и оригинальности обозначения по сравнению с другими обозначениями, которые используются на рынке в отношении аналогичных товаров, способности знака быть идентификатором источником происхождения (производителя).
Тем не менее, если заявитель сможет доказать, что обозначение, состоящее из формы товара, приобрело различительную способность, то есть потребители могут ассоциировать обозначение с источником его происхождения (производителем), такому обозначению может быть предоставлена правовая охрана.
Вместе с заявкой заявитель предоставил доказательства о приобретенной различительной способности - декларацию президента компании с указанием объемов продаж с 1990 года, информацию о расходах на маркетинг, продвижение и рекламу печенья с 1992 года, образцы рекламы, заявления продавцов и распространителей печенья, в которых они утверждали, что внешний вид печенья ALMONDINA является действительно уникальным. Тем не менее, ведомство посчитало предоставленные доказательства неубедительными, поскольку ни в одном рекламном объявлении не говорилось об уникальной форме или уникальном внешнем виде печенья. Заявления продавцов печенья также недостаточны, поскольку убедительней были бы заявления потребителей о том, что они различают данное печенье по внешнему виду. Также эксперт привел примеры миндального печенья бискотти сходной формы 12 других производителей. То есть ведомство пришло к выводу, что заявленное обозначение не состоит из уникальной формы и внешнего вида, то есть не обладает различительной способностью.