Продление права на товарный знак в США имеет свои особенности. Регистрация не продлевается автоматически. Правообладатель обязан периодически подавать документы, подтверждающие продолжающееся использование знака (use in commerce). Без этого действие регистрации будет прекращено.
Сроки подачи документов:
• Между 5-м и 6-м годом после регистрации подаётся Declaration of Use under Section 8 (декларация об использовании). Нужно подтвердить, что знак используется для всех товаров/услуг, указанных в регистрации, и приложить specimen (образец реального использования: фото этикетки, упаковки, рекламы, сайта и т.д. — по одному на класс).
• Между 9-м и 10-м годом после регистрации (и каждые последующие 10 лет) подаётся комбинированный документ — Combined Declaration of Use and Application for Renewal under Sections 8 и 9. Это одновременно подтверждает использование (Section 8) и продлевает регистрацию на следующие 10 лет (Section 9). Снова требуется specimen для каждого класса.
После первого 10-летнего продления процесс повторяется каждые 10 лет (между 19–20 годами, 29–30 и т.д.).
Grace period (льготный период): 6 месяцев после окончания основного срока (например, после 6-го или 10-го года). В этот период можно подать документы, но с дополнительной платой.
Если не подать в срок — регистрация отменяется и восстановить её нельзя. Придётся подавать новую заявку.
В США при подаче заявки на регистрацию товарного знака заявитель обязательно указывает основание подачи:
• Use in commerce (Section 1(a)) — заявка на основе уже существующего использования;
• Intent-to-Use (ITU) (Section 1(b)) — заявка на основе добросовестного намерения использовать в будущем.
1. Use in commerce (Section 1(a)) — «использование в коммерции»
Такая заявка подается, если знак уже реально используется в межштатной или международной торговле США на дату подачи. К заявке прилагается specimen (образец реального использования): фото этикетки, упаковки, сайта, рекламы и т.д., где знак виден в контексте продажи товаров/услуг, указывается дата первого использования знака.
2. Intent-to-Use (ITU, Section 1(b)) — «намерение использовать»
Это уникальная особенность американской системы, благодаря которой существует возможность подать заявку, даже если знак ещё не используется, но есть намерение начать использование в ближайшие 3–4 года.
Если знак успешно проходит экспертизу и выносится решение о регистрации, в течение 6 месяцев нужно подать Statement of Use (SOU), specimen и заплатить дополнительную пошлину. Можно запросить до 5 продлений по 6 месяцев каждое (максимум 3 года дополнительно). Каждое продление — отдельная пошлина. Также существует дополнительная возможность: Amendment to Allege Use (AAU) — можно подать доказательства использования раньше, ещё до публикации, если знак действительно уже используется.
Тем не менее, знак не будет зарегистрирован, пока не будет подано и принято доказательство его реального использования.