Видимо, "Невидимые" Товарные Знаки Существуют (часть1)

Аналогичные товары могут производиться разными производителями. Чтобы выделить свой товар и запомниться покупателю, производители маркируют товар или его упаковку уникальными обозначениями, в том числе товарными знаками. С помощью товарного знака устанавливается ассоциация между брендом товара, на котором он расположен, и производителем товара. Товарный знак помогает потребителям узнавать товар определенного производителя. И эта ассоциативная связь между брендом, товаром и производителем формируется через визуальный контакт потребителя с товаром, на котором расположен товарный знак.

А каким образом формируется эта ассоциативная связь, если товарный знак скрыт от глаз покупателя и находится не на поверхности товара или упаковки, а внутри товара? На этот вопрос сейчас пытается ответить вместе с заявителями патентное ведомство США (далее - USPTO).

Товарный знак для цвета желтка

4 марта 2022 года в USPTO поступила заявка на регистрацию товарного знака для цвета определенного оттенка для яичного желтка.

В мае 2023 года USPTO отказало в регистрации этого знака на основании функциональности заявленного товарного знака и отсутствия у него различительной способности.

Функциональность товарного знака

Суть доктрины функциональности заключается в том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения с признаками, которые носят исключительно утилитарный или эстетический характер, то есть являются неотъемлемыми для использования товара, улучшают его потребительские свойства или существенно влияют на стоимость или качество товара. Товарному знаку, который выполняет более, чем только свою основную функцию идентификатора, то есть функцию помощи отличать товары/услуги одного производителя от аналогичных товаров/услуг другого, может быть отказано в предоставлении правовой охраны на основе доктрины функциональности.

В США заявленный на регистрацию цвет может быть признан функциональным. Такому знаку не предоставляется правовая охрана, даже если он приобрел различительную способность. "Цвет в качестве товарного знака может быть признан функциональным, если он предоставляет конкурентное преимущество в виде экономической выгоды для производителя или при использовании товара" (Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.).

Например, функциональным признан желтый или оранжевый цвет для знаков безопасности (Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd), розовый цвет признан функциональным в отношении перевязочных хирургических материалов, поскольку цвет товара воспроизводит цвет кожи европейцев (In re Ferris Corp.).

Учитывая вышеизложенное, эксперт пришел к выводу, что заявленный цвет является естественным, натуральным цветом товара, неотъемлемой частью товара, а не товарным знаком.

Отсутствие различительной способности

Законодательство о товарных знаках США устанавливает, что товарные знаки, состоящие из цвета, изначально не обладают различительной способностью, а значит не могут выполнять функцию товарного знака. Американская судебная практика исходит из того, что потребители воспринимают цвет как характеристику товара, которая усиливает привлекательность товара, если использование конкретного цвета является стандартной практикой в определенной области.

Если заявитель сможет доказать, что обозначение, состоящее из цвета, приобрело различительную способность, то есть потребители могут ассоциировать обозначение с источником его происхождения (производителем), такому обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

Соответственно, заявителю знака необходимо предоставить доказательства приобретенной различительной способности.

Ответ заявителя

Отсутствие функциональности

В ответе на запрос экспертизы заявитель сообщил следующее.

Характеристика товара считается функциональной, если она является обязательной составляющей для использования или предназначения товара или от нее зависит стоимость или качество товара.

Как установил эксперт, заявленный знак представляет собой естественный цвет яичного желтка, но на самом деле заявленный знак не является естественным цветом желтка. Желтый цвет обычно является натуральным цветом яичного желтка. Оранжевый цвет, который заявлен в качестве товарного знака, не является натуральным цветом желтка, наоборот, он настолько уникален, что может выполнять функцию идентификатора. Оранжевый цвет не дает никаких преимуществ желтку и не является обязательной составляющей для использования желтка.

Цель доктрины функциональности - не позволять одной компании сдерживать здоровую конкуренцию, позволяя ей контролировать использование функциональной (полезной, утилитарной) характеристики товара без получения патента. В данном случае цвет желтка не является функциональной характеристикой товара, поэтому предоставление правовой охраны определенному оттенку оранжевого цвета не противоречит доктрине функциональности. Определенный цвет желтка не дает заявителю никаких конкурентных преимуществ, соответственно, нет никакой необходимости оставлять его в общем пользовании.

Знак обладает различительной способностью

Заявитель не согласился с экспертом, что оранжевый цвет является стандартным цветом яичного желтка, наоборот, заявитель считает этот цвет для яичной индустрии нестандартным и очень редким. Соответственно, по мнению заявителя, заявленный знак обладает различительной способностью.

Тем не менее, поскольку эксперт счел необходимым доказать приобретенную различительную способность знака, заявитель предоставил следующие доказательства, подтверждающие, что у потребителей возникает ассоциация между заявленным на регистрацию цветом и заявителем (производителем яиц):

• расходы на рекламу за последний год составили 2 миллиона долларов США, причем 20% этих расходов были направлены именно на рекламу цвета желтка;
• отзывы потребителей о продукте;
• интервью топ-менеджеров компании разным СМИ;
• на 30 октября 2023 года доход компании составил более 21 млн. долларов США;
• продукт представлен в более, чем 7500 магазинах по всей стране;
• компания The Happy Egg Co., заявитель знака, создана в 2012 году, до этого момента создатели компании сотрудничали с местными фермерами много лет с целью вывода породы кур, которая благодаря определенному откорму и свободному выгулу, сможет нести яйца с вкусным желтком темно-оранжевого цвета. В результате такая пород кур была выведена;
• цвет желтка яиц от производителя Happy Egg связан с определенным вкусом продукта, поэтому у покупателей цвет желтка еще ассоциируется и с качеством продукта определенного производителя;
• конкуренты не рекламируют свой товар с акцентом на уникальный цвет желтка.

В сентябре 2024 года эксперт направил заявителю дополнительный запрос, согласно которому не снял основания для отказа в регистрации. Функциональность заявленного знака обоснована тем, что заявленный цвет является естественным пигментом яичного желтка, а более насыщенный цвет получается в результате недорого метода производства. Эксперт предоставил статьи, в которых объясняется различие цвета желтков - цвет зависит от корма кур и может варьироваться от светло-желтого до темно-оранжевого.

Различительная способность знака не подтверждается его длительным использованием, заявитель должен был предоставить доказательства, что определенный цвет желтка в сознании потребителей ассоциируется с определенным источником происхождения товара, то есть с производителем. Таких доказательств заявитель не предоставил.

Также в запросе эксперт просил заявителя ответить на ряд вопросов, в том числе является ли определенный цвет желтка результатом новой технологии, охраняется ли заявленный на регистрацию товарный знак патентом, является ли цвет желтка результатом простого и недорого метода производства, связан ли цвет желтка с вкусом продукта или другими его качественными характеристиками. То есть у эксперта оставались сомнения в отсутствии у заявленного обозначения утилитарной функции.

Также среди вопросов эксперта был еще один очень интересный вопрос, связанный с использованием заявленного товарного знака, - каким образом потребители могут увидеть заявленный товарный знак в точке продажи товара?

Изначально ответ на этот вопрос может показаться очень простым - изображение желтка определенного цвета можно расположить на упаковке яиц, покупатель увидит ярко-оранжевый желток и поймет, что это именно тот товар, который он желает приобрести.

Но не все так просто. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено не изображение желтка, которое можно помещать на упаковке и в разных рекламных материалах, на регистрацию заявлен совершенно иной вид товарного знака - цветовой, то есть на регистрацию заявлен определенный оттенок цвета определенной части товара.

Кстати, изображение желтка тоже столкнулось бы с проблемой регистрации в качестве товарного знака, поскольку такой товарный знак является описательным в отношении товара "яичные желтки".

Стандартная ассоциативная цепочка в товарных знаках выглядит так - потребитель видит товарный знак на товаре и у него возникает ассоциация с производителем и особенными характеристиками его товара, далее принимается решение о покупке или отказе от покупки.

В таком случае именно по цвету определенной части товара (по цвету желтка) у покупателя должна формироваться ассоциация с производителем. А может ли сформироваться эта ассоциация, если идентификатор заявителя (цвет желтка) спрятан от покупателя, находится внутри товара и является визуально недоступным? Каким образом этот "невидимый" для потребителей товарный знак будет выполнять свою функцию идентификатора, то есть помогать отличать товар правообладателя знака от аналогичных товаров других производителей и ассоциироваться с конкретным товаром конкретного производителя? Заявитель не ответил на эти вопросы. Заявка признана отозванной.

Это не первый товарный знак-невидимка. К таким товарным знаком можно отнести изображение среза батончика SNICKERS. В этом знаке также интересно то, что потребители его не видят до тех пор, пока не доберутся до скрытой от глаз внутренней части товара, например, пока не откусят батончик. В отличие от цвета яичного желтка, товарный знак для среза батончика SNICKERS является изобразительным, но на самой упаковке шоколадных батончиков он отсутствует. Изображение среза батончика SNICKERS чаще всего появляется в рекламе.

Как же в таком случае товарный знак выполняют свою функцию индентификатора конкретного товара конкретного производителя, если визуально он отсутствует на товаре или упаковке?

Цепочка ассоциаций в этом товарном знаке работает следующим образом - при виде товара (батончика SNICKERS), в отношении которого зарегистрирован товарный знак, потребитель автоматически (неосознанно) вспоминает изображение знака (срез батончика), то есть потребитель не видит товарный знак, а лишь его представляет и уже из своего представления принимает решение о покупке. Каким образом потребитель может начать представлять конкретное обозначение (которое является товарным знаком, потребитель может даже об этом и не знать) при виде товара? Только если ранее он уже видел товар и обозначение вместе. Причем видел очень много раз, поскольку определенное обозначение неосознанно всплывает в памяти при виде товара. Такой эффект может создавать агрессивная реклама, которая буквально "вбивает" в голову потребителей бренд, товар и его уникальные характеристики. Расходы на рекламу батончика SNICKERS исчисляются в миллиардах долларов США.

В приведенных примерах происходит совершенно иное восприятие товарного знака - не видеть товарный знак, а представлять его при виде определенного товара. "Невидимый" товарный знак - новый вид товарного знака, способ ухода от патентования метода производства или стремление к монополии производителей? Ситуация станет более понятной по мере формирования практики. И практика уже начинает складываться, ведь есть еще один товарный знак - невидимка.

Продолжение во второй части статьи.